化学领域中如何针对创造性进行审查意见答复的一些浅见.PDFVIP

关于化学领域中针对创造性的审查意见答复的一些浅见 On the Responses to Inventive Step in Chemical Inventions 摘要 本文结合化学发明专利审查中的具体案例，探讨了就创造性的显著的进 步方面的审查意见，申请人如何作出积极有效的意见答复的一些方法。意在为专 利行业工作者提供一些初步的的工作参考。 关键词 审查意见答复 创造性 案例分析 工作方法 《中华人民共和国专利法》第22条第1款规定，“授予专利权的发明和实用 新型应当具备新颖性、创造性和实用性。”因此，具备创造性是发明能够被授予专 利权的必要条件之一。 如果专利局发出的审查意见通知书中提出了对于发明是否具备创造性的合理 质疑性意见，申请人则应当考虑在审查意见答复中作出相应的论述。审查意见答 复是专利法赋予申请人享有的权利，是专利审查过程的重要组成部分，是申请人 与审查员进行沟通的重要渠道。一份简洁清楚、逻辑性强的意见陈述往往可以加 快审查进程。 然而在专利审查工作中笔者注意到，如果申请人在审查意见答复中，针对创 造性的质疑，无法作出令人信服的审查意见陈述——特别是在论证“显著的进步” 这一方面——提供有说服力的证据，则很可能最终导致申请无法被授予专利权。 这对保护申请人的权益是很不利的。 本文主要通过分析几个化学发明专利审查中的案例，就申请人如何积极有效 地答复关于“显著的进步”方面的审查意见做一些简单的探讨，希望给相关领域 的专利工作者，特别是新晋的申请人，提供一些可供操作的实际工作思路。 一、 对于创造性的“显著的进步”的解读 《专利审查指南》指出：“发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够 产生有益的技术效果”（第二部分第四章第2.3节 ），“在评价发明是否具有显著的 1 进步时，主要应当考虑发明是否具有有益的技术效果”（第二部分第四章第2.3 节 ），“有益效果是指由构成发明或者实用新型的技术特征直接带来的，或者是由 所述的技术特征必然产生的技术效果”（第二部分第二章第2.2.4节（3）。可见， “显著的进步”是通过“有意的技术效果”来体现的，其可以体现发明的技术方 案的优势和特性，具体可以表现在产量的提高、产品的质量优化、方案的优化、 技术的发展趋势等方面。 通常情况下，可以借助说明书中记载的各种实验数据来理解发明的技术效果。 但当审查员从技术角度出发，就“有益的技术效果”方面提出合理质疑时，申请 人在审查意见答复中如何进行合情合理、逻辑性强的论辩和举证，就变得尤为至 关重要。 二、案例分析 （一） 如何在审查意见答复中正面解答有益的技术效果 案例1 该发明申请涉及一种常见的化工原料——邻氯对硝基苯胺——的制备方法， 根据说明书的记载，这是一项选择性发明，其主要特点在于对制备工艺步骤的改 良以及其所带来的优异的技术效果。 然而在实质审查过程中，审查员根据最接近的现有技术——对比文件（D1） 中所公开的化合物的制备方法，结合同一技术领域中另一篇对比文件（D2）所公 开的技术特征的启示，认为该方法的技术方案不具备突出的实质性特点。同时指 出，说明书中所公开的内容与对比文件相比，并没有清楚、明确地体现出该发明 具备预料不到的技术效果，从而不能认为该发明具备显著的进步。因而，通过两 方面的分析，认为该发明的技术方案不具备创造性。 申请人在收到审查意见通知书后，认为本发明的技术方案的确结合了D1和D2 的技术特征，但是在技术效果上却有意想不到的突破。然而说明书中却缺少能够 充分体现技术效果的、具体的实验数据来证明这一点。因此申请人试图修改申请 文件，补充实验数据，以表明该发明具有预料不到技术效果，即具备创造性。但 是根据《专利审查指南》第二部分第八章5.2.2节的内容，不允许“补入实验数 据以说明发明的有益效果”。这样就让申请人感到非常矛盾：一方面，审查员对 2 技术效果的合理质疑，是由于申请文件中缺少能够体现发明的技术效果的实验数 据；另一方面，申请人想要论证其发明具备预料不到的技术效果，却也需要借助 于实验数据的佐证。 这一矛盾问题要如何解决？笔者认为，在化学领域中，各项技术已经发展得 相当成熟，因此很多发明往往集中在对现有技术的优化选择、改进、