2013年度美国发明法案变更后的警示.docxVIP

2013年美国发明法案变更后的警示总第67期 王新生、陈伟杰、田明 北京天悦专利代理事务所发表,[专利]文章　　2013年3月16日起，美国的专利法在这一点上会调整成同世界上大部分其他国家一致--专利权不再归于在先发明的人，而是在先申请的人，这是一次概念上的巨大变革。许多其他的变动（比如现有技术的定义等）都是为了配合这一概念的变革而产生的。　　《美国发明法案》“the America Invents Act”（H.R. 1249)（下称美国1249发明法案）已于2011年9月16日由奥巴马总统签署成为法律。美国1249发明法案涉及内容广泛，对美国专利法的影响也具有长久和深远的意义，堪称美国专利法自1952年以来发生的最彻底的变化。先申请制代替先发明制　　本次美国1249发明法案中变动最大、影响最深远的部分就是将先发明制改成了先申请制。根据现有美国专利法，专利权归于首先发明的人（first-to-invent），而不是首先申请的人（first -to-file），这一点与中国、欧洲及世界上许多其他国家或地区都不同。但是，从2013年3月16日起，美国的专利法在这一点上会调整成同世界上大部分其他国家一致--专利权不再归于在先发明的人，而是在先申请的人，这是一次概念上的巨大变革。许多其他的变动（比如现有技术的定义等）都是为了配合这一概念的变革而产生的。　　自2013年3月16日起，根据美国1249发明法案，新颖性判断以专利申请日为基准，而不是专利技术的发明日。具体来说，如果被要求保护的发明已经在申请日前被别人提交了专利申请、发表或使用出售，那么被要求保护的发明不具有新颖性。从2013年3月16日起，目前美国专利法第102条（A）-（G）将被替换为一个新的第102条（A）-（D）。先有技术扩大到包括在先使用和销售在世界任何地方，不只是美国。（如下表所示）　　值得注意的是，美国的先申请制不同于其他国家，它给予发明者一年的宽限期（grace period），允许发明人在提交专利申请之前一年之内公开披露其发明。这个宽限期的加入使得美国的先申请制同中国及许多其他国家不太一样，使美国的先申请制更像一个先申请制和先发明制的混合。第一个提交申请的并不一定能获得专利授权。　　熟悉并且巧妙地利用美国1249发明法案对先有技术的规定，可以让中国企业利用先申请制来指定适当的专利申请或公开策略，阻止竞争对手申请相同的技术。　　许多发明人会认为：“只要我不公开我的发明，就应该是安全的。”这种观点不一定正确。笔者认为，在某些情况下，公开反而可以起到保护自己的作用。如果你不公开，并且如果竞争对手随后研究出同样的技术并申请专利，那么根据美国1249发明法案，在先发明人反而不能再使用这个发明了，或者会受很大的限制。　　举个例子，如：　　1.A公司先发明技术　　2.B公司独立发明相同技术　　3.B公司公开发明内容　　4.A公司申请专利　　5.B公司在B公司公开发明内容后一年内申请专利　　那么，谁能获得专利呢？　　如果A公司是在2013年3月16日以前提交专利申请，那么根据现行专利法，是A公司可以获得专利权(假定A公司没有故意放弃或隐瞒专利)，因为A公司是首先发明人。　　但是，如果A公司是在2013年3月16日以后提交专利申请，那么就不是A公司，而是B公司会获得专利权。尽管A公司首先发明了新技术，并且首先递交了专利申请，但是，由于在A公司保密期间B公司独立发现了同样的新技术并且提早公开，那么B公司的公开内容成为A公司专利申请的先有技术。A公司的申请丧失新颖性，专利权归给B公司。　　再如：　　1.A公司先发明技术　　2.B公司独立发明相同技术　　3.A公司公开披露发明内容　　4.B公司申请专利　　5.A公司在公开发明内容一年内申请专利　　那么，谁最终能获得专利权呢？　　不论是根据现行的美国专利法还是美国1249发明法案，都是A公司获得专利权。在2013年3月16日以前，A公司是首先发明人，应当获得专利权。但如果是在2013年3月16日以后，根据美国1249发明法案，尽管B公司先提交了专利申请，但A公司的早期披露成为B公司专利申请的先有技术，B公司的申请丧失了新颖性。由于美国专利法给予发明者一年的宽限期（grace period），允许发明人在申请专利之前一年之内公开披露其发明，A公司的早期自我披露不造成专利权的丧失，反倒保护了自己的专利权。　　由此看来，在某些情况下保密，倒不如有策略地公开自己的发明。从现在开始，中国企业至少可以为2013年3月16日的到来做以下两种应对策略准备。对于有意获得专利的技术，可以首先在中国申请专利，并要求提早公开，公开后的专利申请就自动成为先有技术，阻止其他竞争对手对相同技术提交专利申请，然后一年之内在美国递交申请。对于自己无意取得专利但可能威胁