在美国的故意侵权和律师意见-OshaLiangLLP.PDFVIP

在美国的故意侵权和律师意见：最新倾向 自从美国专利法实施最早的年日起，加倍赔偿就已经存在作为对故意专利侵权的惩罚。美国 专利法认为，故意侵权是当受谴责的行为，因此应当受到比非故意或“无知” 的侵权更严厉的惩罚。 这一基本概念一直延续至今，加倍赔偿也被写入美国专利法（35 U.S.C. §284 ）。 虽然加倍赔偿这一概念相对而言一直没有改变，但是判断 “故意” 的标准以及符合该标准的必 要证据却随着时间推移而发生了显著变化。同样地，随着法院做出各种有分歧的判决 ，获取律师 意见的重要性以及在对抗故意侵权指控中对该类律师意见的需要也发生了显著的变化。这些变化 使得即使是最审慎的公司也难以恰如其当地测算风险和优先规划知识产权 （IP ）预算。 2016 年6 月13 日，美国最高法院推翻了由联邦巡回区上诉法院于2007 年设立的故意侵权判 定方法，从而又一次改变了故意侵权的现状。可以预料，在对抗因故意侵权作出的加倍赔偿判罚 方面 ，获取律师意见（虽然不是强制性的）将会变得越来越重要。 美国专利法第284 节规定： 一经认定索赔人胜诉 ，法院应当判给索赔人相当的赔偿金作为侵权补偿并加上由法院所 定的利息和开销，其中在任何情况下赔偿金都不应少于侵权人使用发明当付的合理的许可费。 当陪审团不能确认赔偿金时，法院应当对赔偿金进行评定。无论哪种情况，法院均可以将所 确认或评定的赔偿金提高至多达三倍。 这意味着，在陪审团或法院自己确定了由于专利侵权应当支付的实际赔偿金后 ，法院可以根 据自己的判断将赔偿金增加至多达三倍作为对故意侵权的惩罚。无论是不增加赔偿、双倍赔偿还 是完全的三倍赔偿，这种加倍赔偿都取决于法院对涉及其中的故意的程度的看法。从概念上来说 这很简单，但是在实际操作中却相当复杂。 对于一个担心自己的某个产品或方法可能侵犯某个专利权的公司来说，全世界普遍的一个做 法是获取律师意见，以对该专利、可能侵权的产品或方法以及现有技术进行分析并得出对于该专 利的有效性以及侵权可能性的结论。这类律师意见主要是属于资讯类的；其提供经过缜密思考的 对公司管理的法律指导，从而使公司可以采取审慎的步骤以避免侵权并减少商业风险。在美国， 律师意见也起到这个作用，但某种程度上也起到对抗故意侵权认定的“护盾”作用。换言之，如果 某个公司被认定侵犯第三方的专利，该公司可能被要求支付实际赔偿金。但如果该公司可以证明 它是根据严格分析的律师意见并得出该专利无效或者并没有被侵犯的结论 ，则不太可能被判罚加 倍赔偿金。 使故意侵权判定变复杂的一个因素就是律师-委托人特权。律师意见属于律师与其委托人之间 的通信，用于提供法律意见。因此，这类通信是“受特权保护的” ，即受律师-委托人特权保护而不 能被作为证据披露。然而，如果被控方希望依靠律师意见来推翻故意侵权的指控，就必须放弃律 师-委托人特权以便提供该意见。这样的特权放弃不仅包括该律师意见本身，也包括与律师意见相 关的所有通信。因此，即使已经获取了律师意见，在使用该意见作为故意侵权抗辩的一部分而将 其提供给对方律师前，需要认真考虑特权和律师工作成果的问题。1 1983 年，联邦巡回上诉法院（“巡回法院” ）解决了什么可以构成故意侵权以及潜在侵权人何 时有义务需求律师意见的问题。该判决（Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co. 2 ）适用了 较低的证明故意的“疏忽”标准，不但如此，该判决还认定一方“如果实际知道另一方的专利权存在， 就有责任进行尽职的判断其是否存在侵权” 。接着，该法院还认定，“该责任包括 ，在任何可能的 侵权行为发生前寻求取得律师的法律意见等”。在该案中，被控侵权人仅仅是在其开始侵权行为之 后才取得律师意见，因此被认定为故意侵权。 Underwater Devices 案的判决具有实践上的效力，其要求各个公司几乎在任何实际得知潜在专 利侵权的时候都要寻求律师意见。三倍赔偿金的经济风险迫使这成为了商业惯例，即使对于相关 度很低的专利也是如此。然而，获取律师意见的费用可能会非常之高，尤其是涉及多个专利的情 况下。这对于 IP 预算较少的中小企业来说尤为困扰。此外，由于专利权人能够通过发送一封信函 的简单动作（花费甚少）就使某个公司实际得知其专利的存在，并因此将不小责任和花销增加给 这个公司，从而导致了专利权人和普通大众之间的势力失衡。而前面提到的与实际依靠律师意见 来对抗故意侵权指控相关的特权问题