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涉外定牌加工行为 -- “商标性使用”，如何正本清源？ 于帮清 优质品牌保护委员会法律委员会副主席 施耐德电气大中华区和东南亚知识产权保护高级经理 2016. 10 昆山 “涉外定牌加工”司法意见  2009年最高人民法院 《关于当前经济形势下知识 产权审判服务大局若干问题的意见》第18条规定 ：妥善处理当前外贸“贴牌加工”中多发的商标 侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合 加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定 侵权责任的承担。 争论不止，各执一词  观点一：不构成商标侵权  理由：不构成商标性使用；不会引起混淆；不会造 成损害，等  观点二：构成商标侵权  理由：构成商标性使用；损害不是构成商标侵权的 必要的条件；商标权具有地域性，等  观点三：综合考量，因案而异  理由：个案情况各异，需具体分析 “PRETUL”案，最高法再审判决  判决（2015.11.26）：该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识 不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴 附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性 能。  亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源 的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有 商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使 用行为。  商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用 相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似 商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者 可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断 是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法 意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标， 或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相 同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。 “东风”案，江苏高院二审判决  判决（2015.12.18）：国内加工企业对境外委托人在境外是否享有注册商 标专用权或者取得合法授权许可应当进行必要的审查,其未尽到审查或合理 注意义务的,应当认定国内加工企业存在过错,其定牌加工行为构成商标侵 权,应承担相应的民事责任。  如果境外企业或个人违反诚实信用原则,涉嫌在境外恶意抢注在我国具有一 定影响的商标特别是驰名商标,并委托国内加工企业贴牌加工生产的,应当 认定境外委托人的行为不具有正当性,实质性损害了我国商标权人的合法利 益,对此,国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的 避让义务。如果国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响或为驰名 商标,而境外委托人涉嫌恶意抢注却仍然接受委托的,应认定国内加工企业 存在过错,应承担相应的民事责任。  同理,对于国内商标权人违反诚实信用原则,涉嫌恶意抢注境外商标,且有证 据表明国内加工企业已经对境外委托尽到必要审查或合理注意义务,所有贴 牌加工产品均出口的,基于诚实信用原则,国内商标权人亦不能阻却国内加 工企业从事涉外定牌加工业务。 “SODA”商标撤销案，京知行政一审判决  判决（2016.05.23）： 虽然在案证据表明诉争商标在其核定使用的 服装等商品上的使用未进入中国大陆市场流通领域,前述行为依法应 属于商标使用行为。2001年 《商标法》第四十四条第 (四)项注册商标 连续三年停止使用撤销制度的立法目的在于鼓励和促使商标权人使用 商标,避免商标资源闲置、浪费,保障商标制度良好运转。该制度中的 使用并非是产生权利的使用,而是在已经有权利的基础上,激活商标, 维持权利,基于该立法目的下的商标使用要求显然不同于产生权利的 使用要求。诉争商标在中国