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案例2.17 用於防止過敏性哮喘專利侵犯的認 定範圍 國別：日本 技術類型：醫藥科技 關鍵字：申請專利範圍、預防劑 案號：東京地方法院 日期：1992 年10 月23 日 壹、案情摘要 原告 sanAG 是以醫藥品的研究開發及製造、銷售為業的公司， 1975 年 5 月20 日在瑞士提出專利申請後以優先權為理由，1976 年 12 月8 日在日本以『有 關有機化合物的改良』為名提出專利申請。1990 年10 月22 日取得專利(第158335 號) 。申請專利範圍第一項是用化學名表示的化合物。一般稱『ketotifen 』作為有 效成份，用於『過敏性哮喘預防劑』的用途發明而獲得該專利(以下稱本件專利 權) 。在最初提出申請時，申請專利範圍是『ketotifen 』或『在製藥上應該允許含 有酸附加鹽，製藥上應該允許載波或稀釋並用預防或治療過敏症』。原告1986 年3 月19 日在補充手續中將申請專利範圍改為『ketotifen 』或『在製藥上允許作 為有效成份酸附加鹽為過敏性哮喘的預防劑』，被告共和藥品工業股份公司及其 他二名以富馬酸『ketotifen 』的原料製藥(相當於『ketotifen 』的製藥上應該允許 酸附加鹽)作為有效成品製藥並進行銷售。原告認為被告的醫藥品屬於本件專利 權的範圍。因此，被告的行為是侵犯了本件專利權，並提起停止本件化合物的製 藥及銷售的訴訟請求。 原告訴稱在過敏性哮喘的預防劑中使用了抗過敏劑等。但是，『ketotifen 』 也是作為抗過敏性哮喘的預防劑。醫療機關也使用『ketotifen 』作為過敏性哮喘 的預防劑被使用。被告的製劑藥的有效成份僅是富馬酸『ketotifen 』以上。購買 被告的製劑醫藥品的醫療機關作為過敏性哮喘的預防劑使用是顯而易知的。 被告辯稱本件專利是富馬酸『ketotifen 』用途發明。本件發明以外的用途使 用等不構成侵犯本專利權。原告提出停止富馬酸『ketotifen 』的製劑及銷售的請 求，超過了本件發明的技術請求範圍，理由不充分。 原告訴稱，被告主張其製劑『ketotifen 』是抗組胺作用的，他們的製劑如前 所述是用於過敏性哮喘的預防劑。這樣的效果是不可能起抗組胺的作用的。被告 的製劑品與本件發明實施相同的有效成份，即是用於過敏性哮喘的預防劑。被告 的製劑品的用法、用量上發現了抗組胺作用。但是，組胺解放壓制作用沒有發現。 被告的製劑品沒有主張是釋放、壓制製劑。但是，該主張的背後有文獻記載的實 驗是用動物進行的實驗，動物的種類不同醫藥的作用，程度也當然不一樣。用動 物的來的實驗結果不能原封不動用於人體上。 被告辯稱，本件化合物有抗組胺合組釋放壓制的兩方面的作用，利用前者 的作用可以成為預防劑，利用後者的作用將起治療的作用。本件發明的技術性範 圍是在『ketotifen 』的組胺釋放壓制基礎上預防過敏性哮喘用途發明的要點。但 是，被告的製劑品是在『ketotifen 』的抗組胺的作用基礎，哮喘發作時的緩和症 狀『支氣管哮喘』，過敏性鼻炎等的治療，本件發明的技術的範圍是不同的。 另外，被告的製劑品用法及用量，本件化合物的抗組胺作用的發現，組胺 釋放、壓制作用沒發現。原告提出了動物實驗的結果不能使用人體的主張，其實 現在的動物實驗特別是支氣管哮喘等的I 型過敏時，與人的關係是有關係的。 貳、法律問題 本案主要的法律問題有二個。 法律問題之一：本訴訟的停止請求的對象標的是否正確？ 法律問題之二：被告的製劑是否屬於本件專利發明的申請專利範圍所記載 的『過敏性哮喘的預防劑』。 參、法院判決 預防劑以外的用途不屬本發明的技術範圍。 被告製劑屬於本件申請專利範圍。 壹、 判決理由 關於過敏性哮喘的預防劑以外的用途，當然不是本發明的技術的範圍。原 告要求停止侵犯的對象物屬於本件發明的僅限於醫藥品。 本件化合物作為其製造者，以過敏性哮喘的預防劑其用途和其他的用途在 適用範圍內是可以有實質性的區別。根據這些區別，可以明確該製劑不屬於本件 發明的技術範圍。另外，用途的區別不明確時，本件化合物只作為過敏哮喘的預 防劑的用途和其他用途，而且不涉及其他用途發明，也是本件發明的技術範圍。 在本案中假定被告的製劑品是用於過敏性哮喘的預防劑以外的用途的話，那麼被 告的製劑品就不是用於相同的過敏性哮喘的預防劑。而事實上與原告的製劑