跳出三步法逻辑答复创造性审查意见.PDFVIP

跳出“三步法”的逻辑答复创造性审查意见 创造性是申请专利的发明被授予专利权的必要条件，是实质审查的审查重点。理想状况是发明的创造性具 有客观的判断标准；在代理实务中，创造性的判断不可避免地涉及主观因素，代理人是否能够准确抓住发明点， 有针对性、有重点地答复审查意见，对能否说服审查员、案件最终能否获得授权有着很大影响。 发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。突出的实质性特点， 是指对所属技术领域人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。说起非显而易见性的判断标准，不得不 提到著名的“三步法”。 《专利审查指南》给出了通过“三步法”判断非 本发明和对比文件中技术方案的异同，参考审查员指 显而易见性的具体步骤：①确定最接近的现有技术； 定的最接近的现有技术，来重新确定本发明的发明点。 ②确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题； 基于最接近的现有技术重新确定发明点的过程 ③判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是 与新申请撰写过程中确定发明点的过程相似，即，首 否显而易见。 先，基于最接近的现有技术确定区别技术特征，其次， 代理人在收到创造性审查意见后，一般会发现审 分析各区别特征之间的相互关系及其所起作用，确立 查员按照“三步法”的逻辑来评述权利要求的创造性， 主要改进点以及与主要改进点相配合或适应的改变 至少在形式上如此。但是，代理人如果尝试在“三步 的特征，确定发明三要素，即技术问题、技术方案和 法”框架下答复创造性审查意见时却常常遇到困难， 技术效果之间的对应关系，最后确定发明点。 这是因为：不少审查员选择最接近的现有技术并通过 在重新确定发明点的过程中，要充分重视和深入 比对确定区别技术特征之后，根据区别技术特征的作 挖掘原说明书中记载的发明点。因为发明人对本领域 用和功能来反推实际要解决的技术问题，这样就容易 的技术理解比较深入，发明人原先指出的发明点往往 倾向于将区别技术特征简单认定为公知常识、常用技 是本发明最容易与现有技术相区分的地方，容易找出 术手段、存在技术启示，最后得到不具备创造性的结 答复突破口。 论。这种“三步法”的创造性评述逻辑本质上的“反 推”逻辑，即,审查员假设“所属技术领域的技术人员” 重新确定的发明点可分为几种情况：（a ）重新确 已经知晓所要解决的技术问题，并且掌握解决该问题 定的发明点与原发明点相同；（b）重新确定的发明点 的技术手段，来判断要求保护的发明是否显而易见， 是原发明的子发明点；（c ）完全不同。在后两者的情 容易低估发明的创造性。这种情况下，如果代理人囿 况下，需要确认与重新确定的发明点相关联的技术特 于“三步法”的框架束缚，纠缠于审查员确定的某一 征是否已包括在权利要求中，如未包含，则修改权利 区别技术特征是否属于公知常识或常用手段而与审 要求使其体现在文字上。需要避免的是，在意见陈述 查员争执，常常是申请人和审查员各执一词，其结果 中洋洋洒洒说了很多本发明和对比文件的不同，但争 往往是在代理人无法说服审查员，进而收到驳回通知 辩点却仅记载在说明书中，未体现在权利要求书中， 书。 这样的争辩自然不会被审查员所接受。 那么，代理人在答复创造性审查意见时，如何在 为了有针对性、有说服力地与审查员进行高效的 熟练掌握“三步法”的基础上，跳出“三步法”的逻 沟通，代理人如果能够从审查员的角度出发，客观地 辑，从整体上评价发明的创造性呢？ 推导出审查意见中存在的矛盾和逻辑错误，则说服力