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干货|专利律师：专利实施许可十大核心约定! 2015-09-02徐晶律师 编者按： 许可是专利得以运用以及商业化最主要的途径，对于技术研发代价高品且技水生命周期相对 较短的情况下，许可成为充分体现专利权价位的一种杏效方式。单纯的专利许可合同并非常 态，而是被包含在一份技术许可合同当屮，技术许可合同赋予被许可人实施专利技术和/或 技术秘密、使用软件著作权、使用商标权等的权利。徐晶摔师结合实务操作就与专利实施许 可相关的核心事项总结如卜： :徐晶律师赐稿授权知产库发布 （徐晶律师公众号：DHHxujing） 1独占性、分许可的约定 许可交易谈判中最具争议也是最重要的问题之一，即关于许可的独占性和非独占 性问题。所有的许可合同都可以被归为独占许可、排他许可（被许可人被授予的 权利上存在着专利权人使用专利技术的负担，或者说专利权人保留了自己实施专 利技术的权利或资格，也称 许可，也可归为广义独占许可的一种）或一般许 可（也称非独占许可），事实上一般许可仅仅是获得Y免于被起诉的保险而以, 而对专利运用的主耍目的即市场份额的占有并没有多少帮助。 实践屮可以采取折屮的办法，在许可费不是一次性预支的情况下，把独占的许可 授予和关的地域或细分市场，如果被许可人未满足议定的绩效要求其独占性将会 终止。依照我M相关句法解释的规定，独A*许可的被许可人可以单独对侵犯行为 向法院提起诉讼，而排他许可的被许可人可以和许可人共同起诉，也可以在许可 人不起诉的情况下自行提起诉讼。 对于许可方来说，许可合同屮最好进一步明确被许可方保证将任何潜在的专利侵 权告知许可人，并承诺在未获许可人书而要求的情况下不采取任何行动。究之原 因，以诉讼作为营销的手段乃是专利的特色，而什么时机、什么样的打击力度、 具体维权方式都需耍根据市场的竞争态势进行具体的战略部署，专利权人应当尽 可能地把这种主动权掌握在自己手屮。被许可人是否奋分许可的权利也必须要在 许可合同屮明确，以及分许可的被许可人的报备、勤勉义务、保密义务等可能对 专利权产生实质影响的内容同样要在许可合同中约定。 另外，委托第三人制造、使用、销售专利产品（常表现为OEM）和第三人鬥己 设计相关产品后委托被许町人加工含有专利技术的产品（常表现为ODM），在 这两种情况下，都是基于为了被许可人的利益而进行的分许可，第三人不构成侵 权。鉴干司法实践中各法院的判决不一致，以及为当事人减少诉累，最好在合同 屮将此两种情形予以明确，得到许可人的认可。 2权利人瑕疵保证条款 专利权的有效与稳定是专利许可合同得以生效、存续及合同得以履行的前提与基 础。因此保证专利权无瑕疵具有极其重要的意义。 第一，许可人保证享有许可处分权 即被许可的专利权权属清晰，发明人与专利权人或者受让來的专利的受让人与让 与人之间权利义务清楚不会发生争议。并且约定一旦发生权属纠纷的情况下如何 保障被许可人的权利以及如何弥补被许可人的损失。 第二，许可人维持专利权真实宥效义务。 专利权人有义务按期缴纳专利年费，这仅是形式上的维持义务，专利权人实质上 的维持义务在于，对于第三人向专利复审委员会提出的无效宣告之诉应积极应诉, 并承担维持权利有效所发生的费用。 如果专利权被宣告无效，无效部分是发明的实质性部分或主要部分，如独立权利 要求被宣告无效，此吋被许可人签订合同的根本口的就无法实现，被许可人可以 行使法定解除权。如果无效部分对被许可人的影响不大，如部分从属权利要求被 宣告无效，此时会因标的质量K降而应适当减少许可使用费。 实践屮，优质的专利为了实现有梯度的保护大多包含许多权项，在无效程序屮可 以删除或合并、修改，那么众多权项中各0的价值如何，相应的权项被无效掉后 如何计算减少许可使用费的多少就很宥必要在许可合同中予以明确。 第三，技术实施效果的保证义务。 从专利法来看，与其他合同不同的是，专利权人并无保证技术实施效果或技术能 够商业性实施的默示义务，这与存在大量阻却性专利、专利技术本身的完善程度、 商业化的可行性程度有关外，更与专利权的木质在于排除有关。 因此，即使许可合M签订的0的中明确许可的0的在丁?被许可人实现某种技术效 果，专利许可合同也不能保证被许可人能够商业化实施被许可的专利，除非许可 合同中明确约定专利权人应当保证技术实施效果。也正因此，许可合同中常见的 约定不是专利权人保证技术能够实施或实施的技术效果，而是当被许可人无法实 现0的吋专利权人收回许可，或者当事人可以解除许可合同。这一点与技术秘密 的许可有很大差别。 3许可的期限、地域、产品领域 如果被许可人将耍投入大量资金来宥效地实施或利用该许可，那么一个较长的许 可期限对其而言是I?分重要的。而从许可人的角度看，最安全的做法是一个固定 的但可以续展的期限，续展可酌情而定或者仅在完成预定□标之吋