设计专利创作性判断是否需斟酌多引证之组合动机.PDF

設計專利創作性 判斷是否 需斟酌多引證之組合 動機 12/17/2018 葉雪美 前言 這幾年，我國智慧財產法院在 104民專訴字事 26號及 106行專 訴字第 88號 判決中關於設計專利創作性之審查 涉及多份引證文件之 1 組合 ，突然出現 「組合動機」之分析與論述 ，經查我國設計專利創 作性審查中 ，只有 「易於思及」及「是否產生特異視覺效果」的判斷 概念，尚 未見有「組合動機」或「動機」之判斷因素 ，這種分析方式 與我國現行設計專利審查基準有關創作性之判斷並不相符 。「組合動 機」是 我國發明專利進步性的判斷因素 之一 ，這概念應該是源自 TSM 法則中的 教示 （Teaching ）、建議 （Suggestion ）或動 機（Motivation ）。 TSM 法則是 美國的CAFC 為了避免審查 「非顯而易見性」要件時會 產生「後見之明 」而創設的 ，如要引用多份引證文獻之組合 予以核駁， 必須是引證文件中有教示、建議或提供動 機。原則上 ，如果法律沒有 特別規定，TSM 法則亦可適用於設計專利之審查 ，因此 ，我們從 美 國專利法、 MPEP 、PTAB （Patent Trial and Appeal Board ，專利初審 1 參見(1) 104 年度民專訴字第26 號判決第6 頁 「3. 被證2 至9 之組合動機」，第 17 頁 「3.專利 有效性部分 ：(1)被訴2 、3 、6 之組合是否可證明系爭專利不具創作性?整體觀之 ，所屬記 憶領域具有通常知識者尚無足夠動機參酌上開被證2 、3 、6 等先前技藝 ，即可輕易完成如系爭專 利之座椅背高」；以及第24 頁紀載「整體觀之，被證9 、3 、6 均屬背包商品，當所屬技藝領域中 具有通常知識者欲將具有兩背帶及兩腰部固定帶、可拆組之胸部固定帶、背靠面複數個不連接之 彈性軟墊、MOLLE 織帶之背包結合X 形折疊椅，並且將背包之背帶及腰帶設成隱收狀態時，自 有動機參酌上開被證9 、3 、6 等先前技藝」之內容而認定系爭專利不具創作性。(2) 106 年度行專 訴字第 88 號判決第9 頁「（一）證據 3 與5 之關連性及教示動機 ：該設計所屬技藝領域中 具有通常知識者，得以證據3 、5 交互參酌而輕易模仿、轉用、置換或組合。準此，證據3 、5 具 有組合動機」。(3)106 年度行專訴字第93 號判決第 11 頁「七、證據3 、5 之組合足以證明系爭專 利不具創作性：（一）證據3 、5 之關連性及教示動機 ：證據3 、5 皆為呈現寬扁形狀之直取式收 納盒，其盒體主要特徵皆為前側之斜切缺口，並於缺口外緣延伸有凸緣，故證據3 、5 屬於相同 之物品，其組成要素及外觀主要特徵亦相同，該設計所屬技藝領域中具有通常知識者得以證據3 、 5 交互參酌而輕易模仿、轉用、置換或組合，因此證據3 、5 具組合動機」。另有103 年度行專訴 字第88 號判決等 。這些案件的判斷結果並無不當，只是其中的組合動機或自有動機之論述與我 國設計專利審查基準不相符 ，也未見於美國設計專利相關案件。 1 及上訴委員會 ）的決定及美國法院的判決中，檢視 TSM 法則在設計 專利之非顯而易見性審查中的應用 ，是否有論 述「組合動機」的情 形， 再看看 我國設計專利創作性之審查是否應納入組合複數引證動機的 考量 。 2 圖 1 D119,009 之梅花冰設計與 先前技藝組合之比對圖 發明與設計專利的顯而易見性判斷標準不同 2018 年2月 ，PTAB 今年第1 次的午餐時間網路研討會（Boardside Chats ）中，有 3位行政專利法官討論設計專利的上訴和 AIA審判程 序。他們認為 ，發明專利與設計專利兩者雖有相同的法定要件 ，新穎 性（第 102條 ）、非顯而易見性（第 103條）甚至書面說明（第 112 條），但這些法規的適用卻大相逕庭。根據專利法第 10