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答复实质审查意见通知书 欧阳石文 实质审查基本知识 实质审查基本知识 实质审查基本知识 实质审查基本知识 实质审查基本知识 实质审查基本知识 实质审查基本知识 实质审查基本知识 实质审查基本知识 实质审查基本知识 实质审查基本知识 实质审查基本知识 标题备注：修改申请文件的规定与实际确定修改之间存在联系与区别。符合规定并不代表符合要求，但符合要求必定要符合规定。 1、对此应当根据不同情况采用不同方式处理：有关申请文件存在某一或某些缺陷的审查意见结论正确，则需要考虑通过合适的修改来克服这些缺陷；有关申请文件存在某一缺陷的审查意见的结论错误而不能认同，则不需要针对该缺陷修改申请文件；申请文件中存在某些形式缺陷或明显错误，审查意见通知书中虽然没有指出，也应通过修改予以克服。 2、不应当以尽快取得专利权为理由而将保护范围限得过窄，以致影响申请人的权益，尤其要注意不要为后续专利权诉讼程序因禁止反悔原则而带来不利影响。 3、确保修改的内容符合专利法第三十三条的规定，即不得超出原申请记载的范围；修改的方式符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，即针对审查意见通知书指出的缺陷进行修改。 4、避免例如，为消除不具备创造性的缺陷而权利要求中增加技术特征导致未清楚限定要求专利保护的范围而不符合专利法第二十六第四款的规定。 1、 1、 1、 需要注意的是，在专利代理实务考试中，如果涉及实用新型的创造性，要注意采用“实质性特点”而不是“突出的实质性特点”，采用“进步”而不“显著的进步”。但考试中通常不会体现出发明和实用新型在创造性高度的差异，因为实质性特点和突出的实质性特点之间，进步和显著进步之间在实际中是非常难以区分的。 1、对R51.1所述的主动修改，只要时机符合专利局均会接受，其只需判断是否符合A33的规定。 2、对R51.3的规定，则修改应当考虑专利审查指南规定的5种视为不是针对审查意见指出的缺陷进行修改的情况，因而不予接受 。 1、对专利代理人而言，发明实质审查期间对审查意见通知书的答复是一项很重要的专利代理工作。该项工作完成的好坏将直接关系到一件专利申请能否被授权以及授权后能否得到充分保护。由此可知，答复审查意见通知书是专利代理人的一项基本功。因而，专利代理实务科目将答复审查意见通知书的能力作为重要的考核内容之一。 2、作为专利代理实务考试，如果涉及答复审查意见通知书的内容，通常是第三类审查意见通知书，但作为考试往往在审查意见通知书中仅仅指出实质性缺陷，而不指出形式缺陷。 通常考生在修改权利要求书时应当避免出现上述修改不予接受的情形。除非在试题说明中明确要求考生根据需要增加新的权利要求，如2006年和2008年试题中均有要求增加新的权利要求的明确指示，此时考生应当按照试题要求作答。 1、 1、 1、 1、 1、 1、 原专利法中的现有技术是指申请日前国内外的出版物和国内的公开使用或以其他方式公开，而修改后的专利法将现有技术扩展到国内外的出版物和国内外的公开使用或以其他方式公开，但这一变化在发明实审阶段影响不大；原专利法中规定仅仅他人的申请在先、公开或公告在后的中国专利申请文件或专利文件可以作为判断本专利申请新颖性的对比文件，而按照修改后的专利法，由他人扩展到任何单位和个人，也就是说，他人以及申请人本人的申请在先、公开或公告在后的中国专利申请文件或专利文件都可以作为判断本专利申请新颖性的对比文件，因此，对于申请人本人的在先申请，按照修改前的专利法为防止重复授权仅仅将其权利要求书与本发明的权利要求书进行比较，而按照修改后的专利法是将其整个说明书和权利要求书与本发明的权利要求书进行对比分析，鉴于这样的对比文件有可能在发明实审阶段的审查意见通知书中被引用，因此应当区分本发明专利申请的新颖性、创造性判断是适用修改前的专利法还是修改后的专利法。 1、 1、 1、 应试技巧 审查意见是否正确的举例(续) 对于有优先权要求的专利申请，未指出该权利要求不能享受优先权，用申请日和优先权日之间申请、申请日或申请日后公开或公告的中国专利申请文件或专利文件来评价本专利申请的新颖性。 审查意见通知书中认定某权利要求相对于引用的某一篇对比文件无新颖性时，而该对比文件所披露的内容中并未包含该权利要求的全部技术特征。 审查意见通知书认定所披露的技术特征在引用的对比文件中并未披露。 审查意见通知书认定所披露的技术特征在引用的对比文件中所起的作用与其在本发明中所起的作用不相同。 应试技巧 审查意见是否正确的举例(续) 第二种类型例子：分析审查意见通知书论述具体审查意见的理由是否充分。依据历年试题中出现过的、因审查意见明显不妥或理由不充分而认定审查意见不正确或可以商榷的情况以及根据编者日常工作的经验举例加以