美国设计专利案例系列报道.docVIP

美國設計專利案例系列報導（二） Egyptian Goddess v. Swisa 案介纟召 張玲誼 一、前言 在美國，設計專利的侵害判斷主要分為兩個階段：第一階段，法院必須解讀設計 專利的申請專利範圍，以決定其意義及範圍缸；及第二階段，法院需就解讀後 之申請專利範圍與被控侵權設計進行比對，如果被控侵權產品之設計與專利設計 具冇相同概略的視覺外?致使購買者或一般觀察者（ 具冇相同概略的視覺外 ?致使購買者或一般觀察者（ordinary obsewer）會被矇 蔽而產生混淆，如此將判定被控侵權產品之設計侵害該設計專利淞。 般觀察者檢測」以往上述第二階段的比對涉及兩個檢測：第一個檢測是「 此檢測是由美國最高法院在Gorham案曲中所確立；及第二個檢測為「新穎特徵 般觀察者檢測」 （point of novelty）檢測」，此檢測是在Litton Systems案（訐4）中建立，此兩個檢測 已被廣泛地運用於多個案例中，藉以判定被控侵權產品之設計是否侵害設計專利 d。在以下本文介紹之美國聯邦巡迴上訴法院（以下簡稱CAFC）全院聯席做 成判決的Egyptian Goddess v. Swisa案中，探討運用新穎特徵檢測所導致的問題， 並改變第二階段的比對方式。 二、案情 二、案情 上訴人Egyptian Goddess公司（以下簡稱EGI）在美國德州北區地方法院控告Swisa 公司和Dror Swisa （以下合稱Swisa）侵害其第467389號美國設計專利（以下簡 稱’389專利）。如下圖所示，該專利請求指甲拋光器（nail buffer）之設計，該 指甲拋光器包括一個矩形、中空管體，該管體具有一個概呈正方形的截面，且其 特徵在於其中三個側面上有拋光表面。Swisa的被控侵權產品包括一個矩形、中 空管體，該管體具有一個正方形截面，但其特徵在於其所冇四個側面上都冇拋光 表面。 0 389專利 Swisa拋光器 地方法院首先解讀’389專利之申請專利範圍，並認定r Swisa沒有論證該拋光 器專利的外觀係由其實用目的所支配」，因此並非單純為功能性設計而無效亦。 然後，Swisa聲請不侵權的簡易判決。地方法院同意該請求。地方法院引用CAFC 的判例說明設計專利案中的原告必須證明以下兩點：(1)基於「一般觀察者」檢測， 被控侵權裝置「實質上相似」於專利設計，及(2)被控侵權裝置含有「與專利設計 實質上相同的新穎特徵，該新穎特徵使專利設計與先前技藝作出區別」。在進行 比對後，地方法院判定Swisa的被控侵權產品沒有包括’389專利的「新穎特徵」， 即「拋光器的第四、裸露的側面」，因此作出不侵權的結論。 EGI上訴，CAFC維持原判並同意地方法院之見解即就被控侵權的Swisa拋光 器是否「竊用專利設計之新穎特徵」沒有重要事實的爭議现。CAFC說明專利 設計中的新穎特徵「可以是單一的新穎設計要索或在先前技藝中個別已知的要 素之組合」，然而，為了使個別已知的設計要索之組合構成新穎特徵，「相對於 先前技藝，該組合必須是非微不足道的改進(nomtrivial advance)」。根據先前 技藝‘ CAFC決定「任何一般理性的陪審團會認定EGI所聲稱的新穎特徵相對於 先前技藝沒有構成非微不足道的改進」沁。 CAFC的判決在智財界引起廣泛地討論。CAFC隨後同意就此案進行全院聯席重 新審理，且詢問兩造下述幾個問題，包括：「新穎特徵」檢測是否應該繼續被使 用作為設計專利侵害判斷的檢測；法院是否應該採用「非微不足道的改進檢測」 來決定特定設計特徵是否適格作為新穎特徵；新穎特徵測試應該如何被執行，特 別在設計的許多特徵與一些先前技藝設計相異時;及地方法院是否應該在設計專 利案中作出正式的申請專利範圍解讀。 三、二造及法院之友的意見 （一》EGI的意見 EGI爭論CAFC不應該再將新穎特徵檢測當作設計專利侵害判斷上迥異於Gorham 案所建方之一般觀察者檢測的第二個檢測。EGI主張應該以一般觀察者檢測來取 代「要求事實認定者確認專利設計中的一或多個新穎特徵，然後決定被控侵權設 計是否竊用這些新穎特徵的一部些或全部」的新穎特徵檢測，且EGI主張一般觀 察者檢測不僅可以滿足新穎特徵檢測被設計之目的，且具有較低的混淆風險。EGI ，則認為，只要一般觀察者檢測著重在「可茲區別專利設計和先前技藝的外觀」 事實認定者便能就「熟知先前技藝的一般觀察者是否會被蒙蔽而認為被控侵權設 計與專利設計相同」進行適當的調查。EGI亦爭論如果一般觀察者檢測是從熟悉 先前技藝的一般觀察者之眼光來執行，則不需要再進行另外的「非微不足道的改 進」檢測，因為熟悉先前技藝的一般觀察者之注意力自然會集中在專利設計與被 控侵權設計不同於先前技藝的特徵上。 ，則 （二》法院之友的意見 一些法院之友也持實質上