孙大勇：与被评专利不同技术领域的现有技术-须给出“明确”的启示方能否定实用新型专利的创造性模板.docVIP

孙大勇：与被评专利不同技术领域的现有技术 须给出“明确”的启示方能否定实用新型专利的创造性 律师评论： 创造性是一项发明或者实用新型专利申请被授予专利权的实质性条件，换言之，一项发明专利或者实用新型专利经审查不具备创造性时，则该发明专利或者实用新型专利应当被宣告无效。正因为创造性是一项发明专利或者实用新型专利得以维持有效的实质性条件，要求专利复审委员会重新评价某项授权发明专利或者实用新型专利的创造性的作法在专利无效宣告审查程序中得到了极为广泛的应用。 实践中无论是对发明还是对实用新型的创造性评价中均可能涉及到与被评价专利不同技术领域的现有技术。该现有技术能否用于评价或者何时能够用于评价实用新型专利的创造性是值得深入研究的一个问题。 《专利审查指南》对发明和实用新型的创造性审查做了如下的规定; 实用新型专利创造性审查的有关内容，包括创造性的概念、创造性的审查原则、审查基准以及不同类型实用新型的创造性判断等内容，参照发明专利创造性审查的相关规定。根据专利法第二十二条第三款的规定，发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步；实用新型的创造性，是指与现有技术相比，该实用新型具有实质性特点和进步。因此，实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准。两者在创造性判断标准上的不同，主要体现在现有技术中是否存在“技术启示”。在判断现有技术中是否存在技术启示时，发明专利与实用新型专利存在区别，这种区别体现在现有技术的领域和现有技术的数量。其中关于现有技术的领域，对于发明专利而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。 判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。如果要求保护的发明相对于现有技术是显而易见的，则不具有突出的实质性特点；反之，如果对比的结果表明要求保护的发明相对于现有技术是非显而易见的，则具有突出的实质性特点。判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行：（１）确定最接近的现有技术；（２）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（３）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。其中，在第（3）步步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题） 的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。 由以上规定可知，关于发明和实用新型专利创造性的评价中所引用的现有技术的技术领域的差别表现在以下两点: 1、评价发明专利的创造性可考虑三种领域的技术文献：（1）发明专利所属的技术领域；（2）与发明所属技术领域相近或者相关的技术领域；（3）发明专利所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。而评价实用新型专利的创造性则只能考虑两种领域的技术文献：（1）实用新型专利所属的技术领域；（2）与实用新型专利所属技术领域相近或者相关的技术领域。 2、当引用与被评专利所属技术领域相近或者相关的技术领域的现有技术进行创造性评价时，对发明专利而言，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题） 的启示；对实用新型专利而言，现有技术必须给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。 可见，当用于评价实用新型专利的现有技术同实用新型所属的技术领域不同时，《专利审查指南》对该现有技术提出了相较发明而言更为严苛的要求，即该现有技术必须给出明确的而不是一般的技术启示。对此，笔者认为，该明确的技术启示应当理解为：现有技术不仅记载了被评专利与最接近的现有技术的区别技术特征、现有技术能够解决专利的该区别技术特征所解决的相应技术问题并取得相应的技术效果，即给出一般的技术启示；而且要求该现有技术的相关工作原理、工作