探讨两步骤一般观察者检测在美国设计专利侵权分析的应用与影响.pdf

探討兩步驟一般觀察者檢測在美國設計專利侵 權分析的 應用與影響 07/05/2019 葉雪美 前言 2008 年美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC ）全院聯席審理Egyptian 1 Goddess 案件 ，廢除該院在先前 Litton 案例中所建立的設計專利侵 害判斷的兩個獨立檢測，回歸於單一的「一般觀察者檢測」。當時， 法庭之友很擔心CAFC廢棄新穎特徵檢測，又無法藉由一般觀察者檢 測來確保實施先前技藝或實質上相似於先前技藝的設計不會被認定 為侵權。然而，CAFC認為，在設計專利侵害訴訟實務中看來，以合 理熟悉先前技藝一般觀察者的觀點 ，依據先前技藝所做的 一般觀察者 檢測，應可達到新穎特徵檢測比對設計專利與先前技藝外觀設計差異 之目的，同時也能限縮設計專利權過度擴張的權利範圍。 如今 Egyptian 案件已經過10 年之久，回顧這些年美國法院的設 計專利侵權訴訟實務 ，本文挑選一些較有代表性 案件說明 法院在侵權 訴訟實務中 如何應用兩步驟的一般觀察者檢測，進一步分析侵權訴訟 中得用以 比對的先前技藝範圍 以及其對於侵權分析的影響 ，一方面檢 視這種檢測是否能符合業界與 法界學者專家的期望，另一方面也能提 供給專利業界與智財法院在處理設計專利侵權實務上作為參考 。 1 參見Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. Dora Swisa 543 F3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008) (en banc) 。 1 設計專利侵權分析的 一般觀察者檢測 2 3 在 Egyptian Goddess 案件中 ，CAFC 分析Applied Arts 等先前案 例後說明： 上訴法院標示出設計專利與先前技藝之間的差異並說明 「被告產品與設計專利之間的差異並未大於設計專利與先前技藝之 間的差異」 ，在這情況下 ，如果設計專利是有效的，那麼權利範圍被 限縮得相當狹小， 以致被告產品並未侵害設計專利。因此 ，CAFC認 為，應在一般觀察者檢測中 加入先前技藝與設計專利和被告產品一起 比較的步驟 ，這是一種視覺上 「實質近似 」的檢測，不同於商標所用 的普通消費者混淆檢測 。CAFC說明 ：有些案件，設計專利和被告設 計是明顯 不同 ，專利權人就沒有必要 舉證證明兩種設計是「實質相 同」。又在其他案件中，當設計專利和被告設計並非明顯不同，一般 觀察者是否會認為這兩個設計是實質相同， 法院依據先前技藝進行設 計專利和被告設計 進行比較，將有益於這個問題的解決。 目前 ，美國法院在設計專利侵權分析中使用的唯一檢測是 兩步驟 的 一般觀察者檢測，第一步是直接 比較有專利保護之設計和被控產 品 ，確定它們是否「實質相同」， 如果兩個設計看起來不一樣，在法 律問題上不會構成侵權行為；如果觀察者確認兩個設計並非「明顯不 同」，則進入下一個步驟。第二步驟是將設計專利和被控產品與先前 技藝進行比較，一般觀察者會注意到設計專利與先前技藝不同之處， 如果設計專利愈接近先前技藝 ，以熟悉先前技藝的一般觀察者的觀點 來看，設計專利與被告產品之間的微小差異就顯得很重要 。簡言之， 第 一步驟闡述設計專利的推定範圍，如果兩個設計之間並非明顯不同 時，第二步驟則是利用先前技藝的比對 來縮小設計專利的推定範圍 。 以下介紹法院在設計專利侵權分析中應用兩步驟的一般觀察者的一 些案件，同時也說明 先前技藝對於侵權判斷的影響。 2 同註1 。 3 參照Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metal Craft Corp., 67 F.2d 428,730, 19 USPQ 266, 269 （6th Cir. 1933）。