从平衡车专利案看在美国应诉之重要性.pdf

    从平衡车专利案看在美国应诉之重要性 刘晖 Jason Bartlett （刘晖与Jason Bartlett均为迈科维律师事务所的合伙人） 迈科维律师事务所 前言： 由美国Razor公司和现代平衡车的始创始人陈星于2016年2月在美国国际贸易委员会 （International Trade Commission or ITC）针对几十家平衡车制造或销售商发起的专 1 利侵权调查一案最近以被告人获胜而告一段落。 这个结果当然是由几名包括杭州骑客与 美国Modell’s 公司在内的被告在贸易法庭与原告进行长达一年的抗辩而争取到的胜 利。但有意思的是，近二十家没有出现并已被判缺席的被告却在其他被告胜诉后也得以逃 脱败诉并被ITC制裁的命运，经历了一次戏剧性的大反转。 那这个案子是不是告诉我们，在美国诉讼中，作为多名被告中的一员，可以选择不应诉而 寄希望于其他被告的胜利来解脱自己呢？答案是否定的。这里举另一个ITC案子来说明缺 席被告常面临的情况。在美国ARM Enterprises Inc. (“ARM”)于2014年针对若干个单 杯饮料机及部件的制造商和销售商提起的ITC调查案中，也是有几个被告缺席，另有几个 被告出庭与ARM抗辩。在庭审前，ARM从针对出庭被告的起诉中撤除了两项权利要求,权8 和权19，但这两项权利要求并没有从针对缺席被告的诉讼中撤除。庭审后，ITC判定原告 针对出庭被告提起的所有权利要求均无效，案件以出庭被告胜诉而告终。但权8和权19 因为没有经过抗辩，ITC采纳原告的主张而判定缺席被告侵犯此两项权利要求并签发了禁 运令。Razor平衡车案中缺席被告所经历的“反转”实属美国诉讼案中的特例。我们通过 以下的讨论来进一步阐明。 提起 ITC 调查程序的标准： 我们首先简要介绍一下ITC的专利侵权调查案，或俗称的337案。美国关税法337条规定 向美国进口侵犯美国专利或其他经国家注册的知识产权(如商标或版权)的货品是违法行为 可予制裁。知识产权的所有权人可以向ITC提起申请调查侵权行为。一般这种申请需附上 详细的诉状及有关证明材料。在收到申请以后，ITC一般会在30天之内决定是否启动调 查程序。绝大多数情况下，ITC会启动调查。一旦调查启动后，案子会被分派给ITC的一 名行政法官（Administrative Law Judge or ALJ）而在ITC的附属法庭进入诉讼程序。 ITC的专利诉讼相对联邦法院的专利诉讼节奏快很多。一般ITC的诉讼从启动到最终判决 历时只有15到16个月。比如Razor一案，从2016年3月份立案到7月份贸易委员会对 ALJ调查决定的审阅结束历时16个月。但从诉讼程序上来说，两者却没有显著区别。                                                              1 原告最近已向美国联邦巡回法院申请上诉国际贸易委员会对于此案的最终调查决定， 所 以这个案子的最终胜负尚未决定。但这篇文章表达的信息不受这个未知数的影响。  1       是否能启动337专利调查程序并由ITC给予制裁的一个重要条件是提起申请的专利所有权 人必须是一个 “美国国内企业”（Domestic Industry）。符合国内企业的条件有两个。 一是原告必须有一个实践涉案专利的美国国内产品，通常也就是说原告自己的产品或经由 原告许可的产品应体现提起诉讼的专利。这是所谓的“技术条件”。 二是这个国内企业 必须在美国国内有足够的与上述国内产品相关的经济活动或投资。这是所谓的“经济条 件”。两个条件缺一不可，也就是专利所有权人如果达不到两个条件中的任何一个，将被 判定不符合国内企业的条件，也就不能享受337条款的保护。原告是否符合美国国内企业 的要求常常是ITC程序中一个激烈争辩点。如果原告不能证明自己符合这个条件，整个调 查也就不成立了。 平衡车一案： Razor一案中，原告提起的调查申请本包括了数十位平衡车制造或销售商。调查开始后， 很多厂家选择不应诉而被判缺席。另有几位厂家在应诉后很快与原告达成和解而退出此 案。最终应诉并与原告抗辩到最后的被告只剩下包括杭州骑客，美国Modell’s 公司等 在内的少数几家公司。2017年3月，经过近一年的调查取