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从专利无效中反思撰写 ——基于“后确权”期的启示 唐嘉伟上海市汇业律师事务所 2016.05.27 讲师简介 唐嘉伟 • 上海市汇业律师事务所 • 律师、专利代理人 • 复旦大学理学博士 • 兼具美国注册专利价值分析师、专利管理工程师、技术经纪人等 从业资格； • 服务于多个世界500 强跨国公司从事专利顾问工作近10年； • 撰写并申请多个美国、中国等国专利并获得授权； • 尤其擅长专利无效或诉讼及其证据收集，以及专利布局、专利挖 掘、专利价值评估等。 更多案例关注 微信公众号： 例例皆辛苦 本课程中所指的“后确权” 无效宣告 专利申请 审查、授权 专利 侵权诉讼 确权阶段 确认不侵权 …… 后确权阶段 专利的 “价值” 1. 市场法 1. 保护范围 2. 成本法 v.s. 2. 保护主题 3. 收益法 3. 法律稳定性 …… …… 专利的 “内在价值” 1 . 保护范围 无效宣告 2. 保护主题 侵权诉讼 3. 法律稳定性 确认不侵权 …… …… 后确权阶段 走到 “后确权”阶段的通常是有价值的专利 但，更是挑战…… 统计分析 医药领域专利无效案件1990~2010 年 • 共147 件请求无效的案件中： • 57件（占比38.8% ）维持原专利权继续有 效； • 64件 （占比43.5% ）宣告无效； • 26件 （占比17.7% ）宣告部分无效。 权利要求解释原则与规则（一） • 全面覆盖原则 • 解释二第五条 在人民法院确定专利权的保护范围时，独立权利要求的前序部分、特征 部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。 • 等同原则 • 涵盖多个条款——基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果。 • 捐献原则 • 解释一第五条 对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案， 权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。 • 禁止反悔原则 • 解释一第六条 人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审 查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。 • 解释二第十三条 权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求 书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者 陈述未导致技术方案的放弃。 权利要求解释原则与规则（二） • 说明书解释优先 • 解释一第三条 说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。 • 功能性权利要求 • 解释一第四条 权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书 和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的 内容。 • 解释二第八条 与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征 相比，被诉侵权技术方案的相