冒认专利申请的处理11教学材料.ppt

3、折中说。折中说不赞成一刀切，而是主张应该具体情况具体分析，主要代表人物是中山信弘。中山信弘认为，由于日本特许法没有明确规定冒认专利申请的效果，因此将专利申请权作为物权性权利承认固有的返还请求权，或者适用准无因管理都是困难的，因而需要区分以下具体情况进行讨论： 首先，如果真正权利人和冒认者之间达成了协议，则应该承认该协议的效果，允许真正权利人向特许厅申请专利申请人名义的变更或者专利权人名义的变更。 其次，真正权利人提出专利申请后，第三人没有取得权源而将专利申请人名义变更到自己名下时，应该承认真正权利人变更专利申请人名义的请求权。具体操作方法是：真正权利人凭借专利申请权确认判决向特许权提出专利申请人变更申请，特许厅必须受理该申请。 第三、没有专利申请权的第三人未经真正权利人许可提出专利申请时，由于真正权利人除了请求变更专利申请人名义以外没有其他救济方法，因此应当允许真正权利人凭借确认判决向特许厅申请专利申请人名义变更。但在这种情况下，真正权利人应当证明其发明和冒认者提出专利申请的发明创造具有同一性。 第四、在专利申请权双重转让情况下，如果在后的受让人主观上具备恶意，即使具备登记对抗要件，也不得对抗真正权利人的专利申请人名义变更请求。 第五、在冒认专利申请授权后，按照日本现行专利法，由于真正权利人只能请求宣告冒认者的专利权无效，其结果是发明创造任何人都可以实施，而这并不是真正权利人的本意，因此从立法论的角度看，是否有必要承认真正权利人的返还请求权需要进行深入检讨。 总之，中山信弘认为，在日本现行专利法框架内，从解释论角度看，真正权利人最多只能请求进行专利申请人名义变更，除此之外根本的解决方法，必须交由立法解决。 [日]中山信弘：《工業所有権法》（上、特許法第二版増補版），弘文堂2000年版，第169-171页。 三、我国的立法、司法和学说 （一）立法和司法状况 对于上述问题，我国特许法及其实施细则未作出任何规定，司法机关则基于专利权只能授予真正做出了发明创造的人这种朴素的发明人主义，简单地将冒认专利申请引发的纠纷作为专利申请权和专利权纠纷，先确定原告的发明人身份，然后在此基础上直接判决专利权人为原告，被告在一定期限内负有协助原告到国家专利局办理专利申请权人以及专利权人名义变更的义务。 比如在龚?与北京博纳士科技有限公司等发明专利权权属纠纷一案中，一审和二审法院采用的就是这种做法。该案中，龚于2003年8月20日以其作为发明人，与曾源、丰年作为共同申请人，向国家知识产权局提出了名称为“纳米微乳化燃油增效剂及其制备方法”的发明专利申请，该申请于2005年2月23日被公开，2007年3月14日被授权公告，发明人为龚，专利权人为龚、曾源、丰年，专利号为Z1（简称涉案专利）。一审原告李正孝就此提出发明人身份之争，一审原告北京博纳士科技有限公司则就此提出专利权权属之争。 北京市高级人民法院民事判决书（2008）高民终字第939号。 一审法院在查明事实的基础上判决如下：名称为纳米微乳化燃油增效剂及其制备方法，专利号为Z1发明专利的发明人为李正孝，龚、曾源、丰年于判决生效之日起十日内协助李正孝办理相关手续）；名称为纳米微乳化燃油增效剂及其制备方法，专利号为Z1发明专利的专利权人为博纳士公司，龚龚、曾源、丰年于判决生效之日起十日内协助博纳士公司办理相关手续。二审北京市高院判决维持了一审判决结论。 （二）学说状况 从知识产权法学界研究情况看，至今为止，笔者能够查询到的有关冒认专利申请应该如何处理的文献只有两处。一是笔者所撰写的《知识产权法总论》有关章节，二是南京大学法学院解亘博士撰写的《冒认专利效力考——发明人主义的再诠释》一文。这种情况说明，我国理论界要么完全认同了司法界基于发明人主义的处理方法，要么根本没有把冒认专利申请引发的一系列问题作为问题对待。 从程序上看，冒认专利申请不得作为先申请处理，以保证真正权利人或者第三人的专利申请不丧失新颖性；从实体上看，为了保证真正权利人的利益，认为一般情况下有必要支持其专利权返还请求权，但冒认商业秘密申请专利的除外。现在看来，该种观点和日本学界、司法界所持的返还请求权肯定说基本相同，存在诸多问题，因此还需要进一步思考。 （三）问题化意识： 冒认专利申请究竟是不是一个值得研究的问题呢？当然是。解亘博士提供了以下两个大方面的笔者均赞成的较为充分的理由： 一是从冒认申请人、真正权利人、第三人之间利益衡量的角度看，至少存在以下问题：1、在真正权利人根本没有申请专利的意图的情况下，却因为冒认申请人的行为获得专利权，是不合理的。2、专利申请不但需要申请费用，而且需要相当技巧，真正权利人去申请也许得不到专利。3、如果冒认申请人将专