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日本专利申请中的注意事项 日本作为我国产品的最主要的出口国之一， 必将成为中国企业申 请专利的主要国家。然而， 由于专利制度和专利审查实践不同，按照 在中国申请专利的思路去处理日本专利申请可能会遇到很多问题。 为 此，本文将特别着眼于与中国专利申请的不同点， 介绍日本专利申请 中的注意事项。 一 . 日本的专利法系统简介 在我国，《专利法》、《专利法实施条例》、《专利审查指南》 构成专利法系统的三大宝典。其中， 《专利法》规定了发明、实用新 1 / 9 型和外观设计三种权利的最基本事项。 《专利法实施条例》虽然是行 政法规，但事实上与《专利法》同等重要，规定了例如驳回理由、无 效理由在的重要事项。 此外，作为国务院部门规章的 《专利审查指南》 也具有非常重要的地位， 在专利行政诉讼中， 专利局的行政行为是否 符合《专利审查指南》 经常成为争议焦点， 而原告对《专利审查指南》 本身的合法性提出质疑的案件非常罕见。 与此相比，在日本，《特许法》、《实用新案法》、《意匠法》 分别对发明、实用新型、外观设计进行了规定 ( 但《实用新案法》和 《意匠法》中存在很多条款通过“准用”的方式援引《特许法》的规 ) 。以发明专利为例，虽然日本也存在《特许法实施条例》、《特许法实施令》等其他规性法律文件，但包括驳回理由、无效理由在的绝大多数重要事项都规定于《特许法》当中。此外，虽然日本专利局也发布了《审查标准》，但该标准对法院不具有约束力，因此在专利行政诉讼当中专利局不能以符合 《审查标准》为由主其行政行为合法。 应当指出，日本的实用新型专利与我国的情况有很大的不同， 专 利权人等必须出示专利权评价报告进行警告后才可以行使权利， 而且 具有高度的调查义务， 如果警告或者行使权利以后该实用新型专利权 2 / 9 被宣告无效，很有可能需要承担损害赔偿的责任， 因此日本企业很少 申请实用新型专利。 鉴于以上情况， 本文将围绕发明专利申请进行说 明。 . 日本发明专利申请中的驳回理由日本发明专利申请的驳回理由如下： 违反公序良俗、公共卫生 申请人不是依法能够在日本申请专利的外国人 申请人不具有申请专利的权利 申请专利的权利为多人共有的情况下，没有由全体共有人申请 违反先申请原则 不具备新颖性、创造性、实用性 抵触申请 ( 但不适用于发明人或者申请人一样的情况 ) 对说明书、权利要求、附图的修改超出原始记载的围 3 / 9 被评价专利性的权利要求与修改后的权利要求不满足单一性的 关系 外文书面申请中，说明书、权利要求、附图超出外文书面记载的 围不具备单一性说明书的记载不清楚、 不完整或者没有达到本领域技 术人员能够实现的程度 权利要求书的记载不清楚、不简要或者得不到说明书的支持 没有在说明书中记载申请人申请时已知的现有技术信息， 经过通 知后仍然不记载 违反条约 当审查员发现专利申请具有上述驳回理由时， 应当发出“驳回理 由通知书”，并且给予申请人修改申请文件和述意见的机会。相反， 如果审查员没有发现上述驳回理由，则必须做出授予专利权的决定。 三 . 驳回理由通知书的答复 在日本 , 审查意见通知书被称为“驳回理由通知书”，包括“最 初的驳回理由通知”和“最后的驳回理由通知”两种类型。 专利局第 4 / 9 一次发出的驳回理由通知书一定是“最初的驳回理由通知”， 而当第 二次以后的通知书中仅包含由于申请人答复时进行的修改而导致需 要通知的驳回理由时，则发出“最后的驳回理由通知”。 典型地，“由 于申请人答复时进行的修改而导致需要通知的驳回理由”是指， 申请 人的修改超围、 修改导致权利要求不清楚、 由于申请人附加了技术特 征导致审查员需要补充或者更换对比文件重新评价专利性的情况。 因 此，即使是第二次以后的“驳回理由通知书”， 如果通知书中包含审 查员原本应当在“最初的驳回理由通知”通知的驳回理由 ( 例如被审 查遗漏的驳回理由 ) ，则审查员必须再一次发出“最初的驳回理由通 知”。当申请人收到的“驳回理由通知书”中没有记载诸如“本通知 书为最后的驳回理由通知”等提示， 则表明该通知书为“最初的驳回 理由通知”。 申请人在答复“最初的驳回理由通知”时， 只要修改没有超出原 始记载的围并且被评价专利性的权利要求和修改后的权利要求满足 单一性的关系， 就可以进行任何方式的修改， 包括删除技术特征来扩 大保护围或者增加新的权利要求等。 但应当注意， 即使申请人在答复 “最初的驳回理由通知书”时对申请文件进行了修改， 如果审查员认 5 / 9 为没有授权前景，例如不需要补充或者变更对比文件就可认定该申请 不具备创造性，也有可能不再发出“最后的驳回理由通知书”而直接 做出驳回决定。 与此相比，申请人在答复“最后的驳回理由通知”时， 对权利要 求的修改只限