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商标使用许可协议立案之效力析

上海大盈律师事务所李长宝律师

对商标许可协议立案效力现行法律要求

商标许可使用是商标权人实现商标财产权关键路径之一,对于“商标许可使用协议”,中国商标法第40条,商标法实施条例第43条均明确要求许可人应推行“立案”手续,但却未包含商标许可协议立案法律效力问题。中国最高法院颁布并于10月16日施行《相关审理商标民事纠纷案件适使用方法律若干问题解释》（以下简称《司法解释》）第十九条填补了现有法律要求不足,该条共有两款,即:

“商标使用许可协议未经立案,不影响该许可协议效力,但当事人另有约定除外。

商标使用许可协议未在商标局立案,不得对抗善意第三人”。

正确了解上述要求,显然是正确适用该要求前提。

二、迷惑

为叙述清楚,我们做以下设定:在先未立案商标许可协议为A,许可人为甲,被许可人为乙;在后经立案商标许可协议为B,许可人为甲,被许可人为丙;

依前述设定,所谓“不得对抗”最少传达出一个确切信息,即A协议被许可人乙不得以在先签订并存续之A协议作为主张B协议无效抗辩理由。也即B协议应为有效,受到中国法律保护。但在此基础上,我们怎样认定A协议效力呢？“不得对抗”是否应指在B协议视为有效情况下,A协议应视为无效呢？但如此了解,最少会存在以下疑问:

（1）与上述司法解释第19条第1款“商标使用许可协议未经立案,不影响该许可协议效力”要求相矛盾;

（2）之所以出现在后许可协议B,往往是在先协议A甲方违约结果,对应,协议A乙方是最直接收害人。但假如协议B不仅因为推行了“立案”手续而正当有效、协议A因未推行对应手续被认定无效,而且,更严重是,推行协议A“立案”手续恰恰是许可人甲方法定义务,乙方对“立案”是否无从控制,那么,因为A协议甲方违约而造成没有任何过失乙方负担A协议无效后果（仅管其有权追究乙方A协议违约责任）显然有失公平。

假如A协议也有效,那么意味着A、B两个许可协议都有效并存。而我们知道,商标许可协议依据许可之权利范围、大小可分为独占使用许可、排她使用许可及一般使用许可三类。依据此三类许可协议性质来考察,可能留给我们迷惑会更多。比如:

B两协议均为独占使用许可协议或排她使用许可协议,二者性质从根本上决定了两协议不可能有效并存,不然,两协议性质均将变为一般使用许可协议。

再如,A协议为一般使用许可协议,而B协议为排她或独占协议,二者并存后,即使对A协议被许可人商标使用权不产生影响,但无疑会损害B协议被许可人,也即丙方权利,如默认丙方权利遭受损害事实,那么,无疑又与“不得对抗第三人”立法本义相违反。

三、法律分析

1、《司法解释》第19条出台原因

欲考察《司法解释》第19条合理性,了解该条出台背景和立法初衷显然是必需。

依据最高法院知识产权庭蒋志培庭长权威学了解释1,该条司法解释出台背景在于:实践中存在商标使用许可协议不立案情况,而且不在少数。一旦出现纠纷,部分当事人依据自己利益,往往以许可协议未经立案、违反法律强制性要求为由,主张该协议无效。所以做出了第十九条第一款要求。

而且,商标使用许可立案手续,对社会公众,尤其是对那些需要与该商标权人进行交易善意第三人来说,十分关键,是一个了解该商标许可情况、保障交易安全有效手段。所以,《若干解释》第十九条第二款要求就为保护商标许可等协议双方当事人正当权益,确保交易安全,同时也为规范商标许可行为和完善商标许可协议形式要件,奠定了基础、发明了条件。

2、《司法解释》第19条显然是借鉴了物权理论中物权变动“登记对抗主义”

在传统民法理论中,知识产权作为无形财产权一个,是与物权、债权共同置于财产权这一上位概念下,但正是知识产权所表现出财产性特征,如知识产权能够转让,能够设质担保等,使得借鉴物权法理论研究知识产权问题成为可能,甚至有学者直接将知识产权推定为“权利物权”。2

而物权法理论中,物权公告是其一项基础标准,即为了物权取得安全性、排除她人干预等原所以对物权变动情况采取公告方法。相关物权变动效力,国际上通常有两种立法例,即实质主义登记,或称“生效主义”;另一个为形式主义登记,或称“对抗主义”。前一个是指登记有决定物权变动（设置、移转、变更和消亡）能否生效作用,即不登记不生效;后一个是指物权变动效力仅仅由当事人行为决定,不以登记为生效要件,不过为交易安全考虑,不经登记之物权不得对抗善意第三人。

很显然,中国“商标许可协议立案”效力采取了形式主义登记,即登记对抗主义立法例。

3、登记对抗主义法律后果

采取“登记对抗主义”立法例决定了物权变动未经登记“不得对抗