上、下位概念并列导致权利要求不清楚的法理分析.pdf.pdfVIP

审查实践与研究 PatentExaminationPracticeResearch 上、下位概念并列 导致权利要求不清楚的法理分析 口 杜 衡 李林霞 摘要 ：上、下位概念并列于同一权利要求中是一种典型的导致权利要求保护范围不清楚的情形。本文围绕该情 形就其基本概念、本质缺陷、修改原理、常见形式以及判断误区逐一加以分析说明。 关键词 ：专利审查 权利要求 上、下位概念不清楚 专利法第二十六条第四款中规定 ：权利要求应当 用 “或者”与其下位概念并列。(参见审查指南第二部 以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的 分第二章3．3节) 范围。其中，权利要求是否清楚，对于确定发明或者 审查指南对上、下位概念并列的情形均采用了严 实用新型要求保护的范围是极为重要的。在审查实践 格的措辞 “不得”，并在做出规定的同时给出了相关解 中，上、下位概念并列属于一种典型的导致权利要求 释 。具体而言，对于情形一，导致不清楚的理 由是用 “例 保护范围不清楚的情形，对此需要严格判断并指出。 如”等列举词连接上、下位概念时会限定出不同的保 (专《利审查指南 2010~(以下简称审查指南)第二 护范围而导致不清楚。但是，这种分析固然正确，却 部分第二章中共有两处明确提及了上、下位概念。 不易被真正理解。因为 “在一项权利要求中限定出不 情形一：权利要求中不得出现 “例如”、 “最好是”、 同的保护范围”并不一定会导致 “保护范围不清楚”。 “尤其是”、 “必要时”等类似用语。因为这类用语会在 例如某权利要求表述为 ：一种把手，其由铜或铁制成。 一 项权利要求中限定出不同的保护范围，导致保护范 在该权利要求中也限定出 “铜把手”和 “铁把手”两 围不清楚。当权利要求中出现某一上位概念后面跟一 个不同的保护范围，却不会导致保护范围不清楚。那么， 个 由上述用语引出的下位概念时，应当要求申请人修 用上述列举词连接上、下位概念的特殊性在哪里?对 改权利要求，允许其在该权利要求中保留其中之一， 于情形二，审查指南暗示 “不清楚”的理 由为上、下 或将两者分别在两项权利要求中予以限定。(参见审查 位概念是不等效的， 审查操作规程 2011》(以下简称 指南第二部分第二章3．2．2节规定) 操作规程)更是将该 内容明确解读为 “上位概念与其 情形二 ：采用并列选择法概括时，被并列选择概 下位概念作为并列选择项时，对于发明所要解决的技 括的具体内容是等效的，不得将上位概念概括的内容， 术问题以及产生的技术效果是不等效的。”(参见操作 1 作者排名不分先后 ，第二作者对本文的贡献等同于第一作者。 审查实践与研究 PatentExaminationPracticeResearch 规程实质审查分册第二章第 3．2．3．2节)然而，只要上 表达式为A UB，显然当A真包含B时，AUB=A， 位概念能得到说明书的支持，上位概念就能与其任何 保护对象等于A，这与要单独保护B产生矛盾。而当 一 种下位概念等效。例如，对于要解决实现导电的技 以 “例如”等列举词连接上、下位概念时，写成对应 术问题，金属导线和铜导线是等效的，也正因为等效， 的集合表达式为AnB，当A真包含B时，A nB=B， 才允许把实施例里的铜导线概括为权利要求中的金属 保护对象等于B，会与要保护范围更宽的A产生矛盾。 导线。如果与 “不等效”无根本关系，那么上、下位 概念并列选择的本质缺陷究竟在哪里? 由此可见，审 修改上、下位概念并列的基本原理 查指南中的原理解释会让人产生疑惑，不利于审查员 根据审查指南的相关规定，申请人克服这种缺