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涉及创造性与缺少必要技术特征的全面审查 　　摘 要：本文对评述创造性及评述缺少必要技术特征中所涉及的发明所要解决的技术问题的区别进行了全面的分析，并以在实质审查过程中的全面审查的理念为指导，分三种情况给出了不同情况下对于同时存在创造性缺陷和缺少必要技术特征缺陷的独立权利要求的审查方式，有利于提高审查意见通知书的效率，缩短审查周期。 　　关键词：创造性；必要技术特征；技术问题 　　中图分类号：D923.42 文献标识码：A 文章编号：2095-4379-（2015）26-0293-02 　　一、引言 　　在发明专利的实质审查过程中，实用性、新颖性和创造性（简称“三性”）的判断与评述一直是实质审查中的重点。因为一项专利申请是否具有三性，这既是判断一个申请是否对现有技术作出贡献而成为发明的关键所在，也是权衡申请人利益与公众利益的核心所在。与此同时，由于在发明专利的实质审查过程中需要对专利申请进行全面审查。由此就可能出现下面这样的情况，即在申请文件具有授权前景的前提下，申请文件的权利要求书中既存在“三性”问题，又同时存在其他实质问题。在这种情况下，如何既做到高质量的全面审查，又保证审查意见前后符合审查逻辑，是广大审查员在审查工作中应当注意的问题。 　　二、问题的提出 　　在笔者所在处室举办的一次实质审查工作的业务研讨会上，审查员提出这样的问题：如果申请文件的独立权利要求相对于现有技术没有创造性，同时根据说明书中记载的内容来判断，该独立权利要求又缺少必要技术特征，这时候可以在同一次审查意见通知书中同时指出上面两个问题么？ 　　审查员之所以会产生这样的疑问，是因为在评述以上两种缺陷的过程中都涉及对发明解决的技术问题的判断与认定。详细说来，即： 　　（一）根据《专利审查指南（2010）》（以下简称指南）第二部分第四章3.2.1.1节中的规定，在判断及评述权利要求是否具有创造性时，目前通常采用的是“三步法”：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。其中步骤（2）具体要求：分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。 　　（二）在判断及评述独立权利要求是否从整体上反映发明的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征时，首先要明确必要技术特征的概念。指南第二部分第二章3.1.2节中给出了必要技术特征的定义：必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。 　　由此可知，在同时评述某一独立权利要求不具有创造性且缺少必要技术特征时，势必需要两次提及发明要解决的技术问题。并且，两次提及的“技术问题”一定是不同的。因为，关于创造性的评述中提及的“技术问题”是独立权利要求与检索到的最接近的现有技术相比较之后的区别技术特征在该独立权利要求的技术方案中所解决的技术问题，即该“技术问题”是独立权利要求所记载的技术方案已经解决的技术问题；而根据必要技术特征的定义可知，关于缺少必要技术特征的评述中提及的“技术问题”是所述必要技术特征在包括有该技术特征的技术方案中所解决的技术问题，由于独立权利要求缺少必要技术特征，该“技术问题”是该独立权利要求所记载的技术方案没有解决的技术问题。 　　那么，是否可以在同一次审查意见通知书中同时指出独立权利要求存在不具有创造性和缺少必要技术特征的问题？如果同时指出上面两个方面的问题，会不会因为评述过程中前后两次指出的本发明解决的技术问题不相同而导致前后矛盾，不符合审查逻辑呢？ 　　三、问题的分析 　　针对上述问题，笔者认为：首先，在同一次审查意见通知书中同时指出独立权利要求存在不具有创造性和缺少必要技术特征的问题并不必然会因为评述过程中前后两次指出的本发明解决的技术问题不相同而导致前后矛盾、不符合审查逻辑的问题。理由如下： 　　（一）评述独立权利要求不具有创造性时提及的“发明实际解决的技术问题”中的“发明”是指独立权利要求所要求保护的技术方案，判断及评述该独立权利要求是否具有创造性只要关注该权利要求本身记载的技术特征构成的技术方案即可；而在必要技术特征的定义中的“发明”或“发明的技术方案”应当是考虑说明书中描述的整体内容，解决了其要解决的技术问题的完整的技术方案，即这里的“发明”或“发明的技术方案”是该申请全部必要技术特征的总和，也就是说，在判断和评述独立权利要求缺少必要技术特征时，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容，而不仅仅是关注独立权利要求中的技术特征构成的技术方案。 　　（二）评述独立权利要求不具有