禁止重复授权原则的发展历程及在实务处理中的完善方向.docVIP

禁止重复授权原则的发展历程及在实务处理中的完善方向 　　一、禁止重复授权原则的法律变迁 　　“ 禁止重复授权” 是专利制度的一项基本原则。我国1984 年制定的第一部《中华人民共和国专利法》( 以下简称专利法)在其第9 条规定了“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”，主要体现的是先申请原则;同时专利法实施细则第12 条补充规定了“两个以上的申请人在同一日期分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到专利局的通知后自行协商确定申请人”，而对于同一申请人先后或同日就同样的发明创造申请专利的情形，第一部专利法及其实施细则都没有明文规定。为了弥补上述不足，1992 年我国对专利法实施细则进行第一次修改时，增加了第12 条第1 款：“同样的发明创造只能被授予一项专利权”[1]，这是禁止重复授权原则首次被明确提出。1995 年发布的《审查指南公报》第6 号对上述第12 条第1款的具体适用做出了规定，首次明确了对同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的处理原则，即当两件申请均符合授予专利权的其他条件时，应通知申请人在二者之间任择其一;如果申请人书面声明放弃其在先获得的实用新型专利权的，则可以对发明专利申请予以授权或者维持该发明专利权有效[2]。 　　在2001 年第二次修改专利法实施细则时，仅对禁止重复授权条款调整了编号，变更为第13 条第1 款。2008 年对专利法作了第三次修改，也将禁止重复授权原则写入了专利法第9 条第1 款中，同时规定了禁止重复授权的例外情况：同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。专利法第9 条第2 款则保留了原专利法第9 条规定的先申请原则。这一修改提高了禁止重复授权原则的法律地位，使得法律体系得到进一步完善，同时也对同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的情形作出了更为严格的规定。 　　由上可看出，随着专利法律体系的历次发展，禁止重复授权原则的表述逐渐从模糊到清晰，既提出了总体原则又规定了例外情形。上述变迁历史折射出我国专利制度施行以来禁止重复授权原则在实践操作中的曲折进步，而曾引发广泛关注的“舒学章案”是这一实践进程中最为典型的代表，通过对该案的简要回顾，可以看出实务中对禁止重复授权原则的观点冲突以及第三次专利法对专利法第9 条的修改意义。 　　二、典型案例回顾 　　申请人舒学章于1991 年先申请了“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”的实用新型专利，随后又于1992 年提交了同名的发明专利申请。在先的实用新型专利于1999 年2 月届满终止，在后的发明专利申请于1999 年10 月被授予专利权。2000 年，某锅炉企业针对上述发明专利提出无效请求，认为该发明与在先的实用新型属于同样的发明创造，依据当时的《专利法实施细则》第12 条第1 款规定已构成重复授权。专利复审委员会的决定认为：发明专利在授权时，实用新型专利权已经终止，不存在两项专利权共同存在的情况，由此维持专利权有效的决定。 　　在后续的一系列行政诉讼中，一审法院维持了复审委的无效审查决定，认为禁止重复授权应理解为“同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于有效状态的授权专利存在”。二审法院则持反对意见，认为在实用新型专利过期后，将在后申请的发明专利再次授权，相当于把已进入公有领域的技术又重复授予专利权，属于重复授权。故撤销了一审判决，否定了专利复审委的审查决定。最高院于2008 年对上述案件做出终审判决，撤销了二审判决，转而支持一审法院和专利复审委的观点。 　　该案的审判过程引起了社会各界的广泛关注，从禁止重复授权的设立目的、判断方法到实务困境都进行了热烈讨论[3] - [6]。其中对于实务争论最为激烈之处在于：如果按照最高院及复审委观点，申请人可以通过先提交实用新型申请、后提交发明申请的方式，通过实用新型和发明的交替转变实现“接力保护”，变相延长了专利的保护期，有失公平[4]。而对于理论的争论最为激烈之处在于：只授予“一项”专利权是否等同于只授予“一次”专利权，即着眼于专利权的状态还是授予专利权的行为[5]。2008年适逢专利法第三次修改，在争论激烈的背景下，最终将禁止重复授权原则规定于专利法第9 条第1 款，并同时规定了极为严格的例外情形，即满足同一申请人、同日、同样的发明创造、一份实用新型一份发明申请且都提交声明、实用新型权利有效的条件下，方允许申请人放弃实用新型以获得发明授权，从而避免了“接力保护”的投机可能，同时又满足了部分申请人尽快要求专利保护的现实需要;同时，通过对抵触申请的立法修改，厘清了对