中国公司在美国寻求专利保护需注意的七事项MarshallJ.Brown.pdfVIP

?2010 Foley Lardner LLP ? Attorney Advertisement ? Prior results do not guarantee a similar outcome ? 321 North Clark Street, Chicago, IL 60654 ? 312.832.4500 中国公司在美国寻求专利保护需注意的七事项 作者：美国富理达律师事务所 Marshall J. Brown 当中国公司在美国获取专利保护变得日益活跃，对这些公司来说，考虑美国专利法独特性的各个 方面就显得尤为重要。一些这样的独特性对发明人及其律师要求一定的举证责任，然而其他的独 特性，在几种情况下，又可以向老练的专利权人提供独特的机会。 以下是外国公司在美国寻求专利保护时应考虑的美国专利法的独特性的几个方面： 绝对新颖性不被要求 不像其他国家，美国并不要求一个实用新型专利申请应在该发明在一个出版物上发表或向公众披 露之前被提交。按照美国专利法，一项专利申请可以在一项发明在一个出版物上首次发表后、在 美国公开使用或要约销售后的 12个月内提交。 因此，即使该发明已先前被披露过仍非常有可能 获得实用新型专利。 美国是一个“先发明”国家 美国是唯一一个国家实施“先发明”而非“先申请”体系。在此体系下，如果两方当事人就同样 的发明申请专利，在后申请的当事人有可能取代在先申请的当事人被授予专利，前提是在后申请 的当事人能够提供足够的证据证明其申请的专利是在先发明的。 此外，如果可以证明一项发明于 更早日期发明，相对于某些种类的现有技术，专利权人拥有“宣誓在先（Swear behind）”的权 利。 决定一项首次发明的日期可能会非常困难，因此文件证据在确定首次发明的日期就非常重要。因 此对发明者及其公司保存完整的研究和开发活动的记录就非常重要，因为这样的信息可以在提供 一项发明比另一方申请人或参考文献具有更早发明日期的证明方面具有关键作用。 披露要求的责任 与一项美国专利申请的专利提交或申请相关的每一个人，都有义务向美国专利和商标局披露所有 的“专利权实质性”信息。作为此要求的一部分，所有相关的在先技术专利，发表文献，要约销 售，以及对申请人已知的信息等，必须向向美国专利商标局披露。此义务对多方当事人均适用， 包括发明人，他们的美国专利律师，甚至外国专利律师。因为在大多数国家都没有类似的要求， 通告当地发明人及其律师该要求就变得非常重要。如果未能披露此等实质性现有技术可能会导致 最终授予的专利具有不可执行性。 ?2010 Foley Lardner LLP ? Attorney Advertisement ? Prior results do not guarantee a similar outcome ? 321 North Clark Street, Chicago, IL 60654 ? 312.832.4500 权力要求语言的精确支持不被要求 在很多国家，一个专利申请人在权利要求书中不被允许使用在专利说明书中未出现的语言。而美 国则没有这样的限制规定，相反，仅要求权利要求书语言具有明确、清楚或在最初提交的申请文 件的内在支持。这就为申请人起草权利要求书时增加了灵活性。例如，申请人可以在权利要求书 中使用一项在原专利说明中并未描述的，但却在原附图中中显示过的特征。 “装置加功能”语言被狭义解释 尽管美国法律允许申请人在权利要求书中用功能性语言来描述结构限制以实施权利要求书中所引 述的功能，但是这种语言在随后的实施过程中将被狭义解释。根据美国专利法，这种语言将被限 定覆盖专利说明书中所记载的相应结构以及其等同结构。另外， 如果法院认定相应结构在专利说 明书中未能充分描述，则整个权利要求书则被判决无效。因此，有时建议包含至少某些未使用任 何“装置加功能”语言的权利要求，且如果此等语言被使用，确保相应结构在专利说明书中被清 楚地记载及被识别就变得非常重要。 无限持续申请被允许 申请人可以在美国专利商标局无限制地申请持续申请， 只要每一个持续申请是在一个相关申请相 关的候审期间提交的。这一规定对一个竞争者试图绕过你的专利权利要求保护范围的情况下可能 会很有帮助。通过提交一份持续申请，你可以持续尝试获得更宽泛的权利要求，包括专利申请有 可能够覆盖竞争者后期开发的设计。 有可能扩展专利授权后的权利要求 即使一项专利被授与，没有可持续申请被提交，在某些情况下，一个申请人可以扩大专利权利要 求的范围。一个专利权人可以提交“重新授予” 申请以便纠正在已授权专利中的一项错误或失 误。重要的是， 如此错误可以包括起