发明专利申请实质审查的主要内容(专利知识讲座142)韩晓春.pdfVIP

专利知识系列讲座 韩晓春 142、发明专利申请实质审查的主要内容 我国对发明专利申请实行的是早期公开、迟延审查制度。因此，专利局对 专利申请的实质审查，是依据申请人的请求而启动的，但最迟亦要在申请日 （含优先权日）起三年内决定是否对发明专利申请进行实质审查。根据专利法 第53 条的规定，经实质审查驳回的情形、也就是实质审查的内容是： 1、发明专利申请是否违反法律和公德 即发明专利申请是否违反法律、社会公德或者妨害公共利益，以及依赖遗 传资源完成的发明创造其遗传资源的获得是否违法。概括讲，是依据专利法第 5 条的审查。 2、发明专利申请虽然不违法、但不属于保护的范围 即是否属于科学发现、是否属于智力活动的规则和方法、是否属于疾病的 诊断和治疗方法、是否属于动物和植物品种、是否属于用原子核变换方法获得 的物质、以及是否属于对平面印刷品的图案、色彩或者二者结合作出的主要起 标识作用的设计的审查。概括讲，是依据专利法第25 条所进行的审查。 3、发明专利申请是否属于重复授权 专利法第 9 条第 1 款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权”，虽 然禁止重复授权原则最初的立法本意在于弥补先申请原则只调整不同申请人、 而不调整相同申请人的情况。即同一申请人同一日，或不同日提出的相同主题 的发明创造，是最早禁止重复授权原则调整的范围。但基于禁止重复授权原则 从字面上涵盖了所有重复授权的情况，故后来其调整的范围涵盖到所有重复授 权的现象。第三次修改专利法更明确了这一点，即禁止重复授权原则调整的范 围不限于同一申请人，而且包括所有申请人，即不允许有两个以上相同主题的 专利申请存在，也不允许两个以上相同主题的专利权存在。故在发明专利实审 程序中，对重复授权的审查是一项重要内容。概括讲，是根据专利法第 9 条第 1 款（第1 句）的审查。 4、在相同主题情况下，谁先提出的专利申请 专利法第 9 条第 2 款规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申 请专利的，专利权授予最先申请的人”。该条就是先申请原则，尽管重复授权 现象在审查实践中，根据审查指南的规定均引述禁止重复授权原则来处理，而 不再使用先申请原则来处理。但并不意味着先申请原则不包括禁止重复授权逻 辑，或者说亦不味着就不能使用先申请原则对不同申请人先后提出的相同主题 的专利申请进行处理。审查指南规定优先适用禁止重复授权原则，是基于出现 法律竞合现象时，统一适用法律的需要。另外，先申请原则还有禁止重复授权 原则所不能替代的部分，即对应于先发明原则。如果不规定先申请原则，自然 会有申请人以自己是先发明的人来要求获得专利权，正因为写入了先申请原 则，先发明的人就不会再提出自己的主张了。在该问题上，先申请原则就象一 把“尚方宝剑”，有了它好象感觉不出好处，但没有它就乱套了。如果真有先 发明人主张应当获得专利权，哪么，专利局当然要引述先申请原则进行驳回 了。因此，不能认为先申请原则在审查员的实审中使用的几率极低，而否认其 存在的必要性。之所以先申请原则仍是实质审查的范围，原因亦在如此。这部 分概括讲，是根据专利法第9 条第2 款的审查。 5、发明专利申请和实用新型专利权 “衔接性放弃”是否符合规定 专利法第 9 条第 1 款第 2 句规定：“同一申请人同日对同样的发明创造既 申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申 请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。这是第三次修改 专利法的一项重要内容，可以概括为“衔接性放弃”，即就相同的技术方案， 实用新型先授权先保护，发明专利申请授权时，实用新型专利权放弃，实现 “无缝连接”的继续保护。但要作到这一点，在手续上必须符合规定，该手续 是否符合规定，是“衔接性放弃”审查的主要内容。应当说，“衔接性放弃” 的审查是一项新增加的内容，可能在实践中会发生许多新情况，如两项专利权 利要求部分相同时怎么办？两项专利权保护范围完全不相同时怎么办？因为发 明专利申请基于进行了实质审查，通常要对权利要求的内容进行较大的修改， 而实用新型不进行实质审查，其要求的保护范围往往就是申请日提交的范围。 这些可能出现的新问题，需要经过实践总结经验，再制订更为细化的规则。从 “衔接性放弃”审查内容来看，亦应当理解为实