如何同时申请发明及实用新型专利.doc

如何同时申请发明及实用新型专利2008年，中国专利法进行第3次修改时，在原第9（1）条基础上增加了如下表述：“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。” 此次条文修改将对申请人就某一发明创造同时申请实用新型和发明专利产生影响，本文就此提出初步看法和建议。 原专利法第9（1）条的立法原意是为了限制一项发明创造只能授予一项专利权，但在实践中申请人往往从实用角度考虑，针对同一项发明创造同时提出实用新型和发明专利申请，以致后来出现了“舒学章案”。该案涉及到一项发明创造先后获得了实用新型和发明两项专利这一问题，学界和司法界对此有两种不同的看法。一种是认为专利局不应该对同一发明创造授予两次专利权，并且导致同一发明创造获得了比一般情况下更长的实质保护期；另一种观点则认为两次授权并不与立法目的相冲突，只要两项专权利不同时存在即可。 因此，新法修改时考虑到申请人应当可以利用实用新型专利与发明专利并存、并各具特点的实际情况，允许申请人就同一发明创造既提出实用新型专利申请，又提出发明专利申请；同时，为了避免同一发明创造的保护期得到变相延长，因而要求两种形式的申请必须同时提交，而且还要求申请人在提交申请时做出相应声明。 应该说，新法的上述修改较好地解决了针对“舒学章案”出现的两种分歧意见。但笔者认为，在具体操作执行本款条文时，仍需注意以下几个问题。 首先，需要明确的是，什么是同样的发明创造？“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利） 中存在保护范围相同的权利要求（即所要求保护的技术方案相同）。也就是说，只有当发明和实用新型中存在相同的权利要求时，才被认为是“同样的发明创造”。 同样的发明创造既申请实用新型，又申请发明专利时，该两个申请所要求保护的主题必须是实用新型能够保护的主题，即该发明创造具有三维结构。 另一方面，在一项发明创造完成后，申请人往往希望保护的内容中包含多个发明主题，例如方法、实施该方法的设备、该方法制备的产品等。而其中的方法显然不是实用新型保护的主题，因此，在处理这类申请时，需要确定在发明专利申请中是否申请保护设备、产品等适合实用新型的主题，因而存在如下两种选择：（1）如果需要在发明中包含该项发明创造中涉及的设备、产品等适合实用新型保护的主题，那么，如果申请人同时申请发明和实用新型专利，申请人应当同时提交，并且在请求书中声明。（2）如果不考虑在发明中包含实用新型申请中涉及的有关设备、产品等保护主题，申请人可以不在请求书中声明。笔者认为，这样的两项申请不属于同一发明创造既申请发明又申请实用新型的情况。但是有一点需要特别注意的是，这两项申请还是应该考虑在同一天提交，否则在先的申请中公开的内容会构成在后申请的抵触申请。 这也是新法修改后，由于修改了新颖性中有关抵触申请的定义所造成的。 上述讨论的情况，都是在发明和实用新型申请中相同保护主题的权利要求完全相同的情况下所得到的结论。笔者在此想设想一下，两项申请中，如果相同保护主题的权利要求并不完全相同，那么是否属于同一发明创造既申请发明又申请实用新型呢？ 两项申请中，权利要求不同的形式又可以分为两种情况，一种是一项申请中的权利要求的保护范围与另一项申请中相应的权利要求不同；另一种情况是，一项申请中的权利要求的保护范围比另一项申请中相应的权利要求大（或小）。对于前一种情况，由于保护的范围不同，显然不应该属于同时申请发明和实用新型的情况；而对于后一种情况，由于独立权利要求确定了最大的保护范围，每一个从属权利要求的保护范围都是其所引用的那项权利要求的保护范围的一个“子集合”。但一项实用新型或发明的独立权利要求和从属权利要求所限定的保护范围是不同的技术方案，是不同的发明创造。因此，如果两项申请中的权利要求的保护范围是重叠关系，应认为是属于不同的发明创造。 如果发明和实用新型中权利要求的保护关系是重叠关系，那么对于这样的两个申请，申请人仍然需要同日提交，只不过可以不提出声明，也就是在发明的实质审查中，审查员不应该要求申请人放弃先授权的实用新型。 按照新法第9（1）条中的措辞，如果申请人希望对同样的发明创造既申请发明又申请实用新型，该申请人首先必须是在“同日”提交申请。 另外，专利法中除了有提交申请的“申请日”之外，还有一个“优先权日”的概念（在专利法中，除了第28条和第42条所说的“申请日”是指递交申请的当天外，其他“申请日”都可以是“优先权日”）。因此，在实务中可能出现这样的情况，即当申请人提交一份申请之后，在优先权期限内又打算提交第二份申请，并要求在先的第一份申请的优先权，进一步，申请人还考虑需要既提出发明专利申请，又提出实用新型申请，以期