本国优先权的特点和条件(专利知识讲座82)韩晓春.pdfVIP

专利知识系列讲座 韩晓春 82、本国优先权的特点和条件 外国优先权是巴黎公约中规定的制度，是各缔约国必须遵守的。而本国优 先权则是本国法中规定的制度，在某些问题上直接适用了外国优先权的规定， 但在有些问题上，仍然会与外国优先权制度不同。且有的国家没有本国优先权 制度，有的国家有本国优先权制度。基于本国优先权是本国法所规定的，故不 同国家本国优先权制度亦不相同。我国的本国优先权制度有如下特点：1、本国 优先权并不是 1985 年第一部专利法生效时就有的制度，而是后来第一次修改专 利法时追加的一个制度。2、本国优先权仅限于发明和实用新型，不包括外观设 计。原因在于第一次修改专利法是在 1992 年，修改后的专利法在 1993 年生 效。而当时我国已经决定加入专利合作条约了（PCT ），我国加入专利合作条 约应当于1994 年 1 月1 日生效。而根据专利合作条约的规定，当申请人向中国 提出一个国内申请后，可以在 12 个月内再提出一个相同主题的 PCT 在后申 请，要求中国在先申请的优先权，而在后申请可以指定中国。即进入中国的国 际申请事实上可以享有中国在先申请的优先权。这样，如果不追加本国优先权 制度，将造成通过 PCT 进入中国的在后申请可以享有中国在先申请的优先权， 而未通过 PCT 的中国在后申请，则不能享有中国在先申请优先权的不合理情 况。为了我国申请人与国际申请人享有相同的权利，第一次修改专利法追加了 本国优先权制度 （注1）。但由于 PCT 程序并不包括外观设计和商标，所以， 外观设计和商标均没有本国优先权的规定。当然，我国增加规定本国优先权制 度除了主要是因为加入 PCT 原因外，也有其他次要的原因，如优先权制度可以 为本国申请人带来诸多其他好处。3、本国优先权的期限是 12 个月，与外国优 先权的期限相同。原因也很简单，即和 PCT 国际申请的优先权期限相同，体现 同等待遇。4 、前后申请主题相同，即在后申请要求优先权的技术方案被在先申 请所公开。这点和外国优先权的逻辑是完全相同的，否则就破坏了优先权制 度。5、先后申请人相同。同样，亦包括在后申请人是在先申请人的合法的继受 人，包括受让人和继承人，这点也和外国优先权相同。6、在先申请是中国的第 一次申请，或者虽然是事实上的第二次申请，但第一次申请撤回、放弃、没有 公开，也没有留下任何权利，在该问题上亦和外国优先权相同，目的也是为了 维护优先权制度的基本要求。7、在先申请已经被授予专利权的不能再作为优先 权的基础。这点是与外国优先权有所不同的。因为外国优先权先后申请在不同 的国家，不存在重复授权的问题。因此，在先申请既使授权也不影响作为优先 权的基础。但本国优先权则不同，如果允许在先申请授予专利权后还可以作为 优先权的基础，将出现重复授权的情况。对此，其他承认本国优先权的国家也 同样不允许在先申请授权后再作为优先权的基础，如日本（注 2 ）。但是，在 实践中如何理解已经被授予专利权？授权是一个过程。根据2006 年专利审查指 南的规定，如果专利局已经对在先申请发出了授权通知书，但只要没颁发专利 证书，就可以作为优先权的基础。此时，规定专利局要通知申请人退回授权通 知书，专利局还要退还申请人缴纳的手续费等。但在实际操作中，2006 年上述 规定很难实现。因为在审查流程上，只要发出了授权通知书，且已经收到了申 请人缴纳的年费等费用，该申请就已经进入授权的排版印刷程序，即“拦不 住”了。考虑到这一实际情况，2010 年审查指南将该程序修改为：只要专利局 发出了授权通知书，且申请人已经办理了授权登记手续，该在先申请就不能再 作为优先权的基础了。笔者认为这一修改非常好，在逻辑上也占的住脚，即申 请人收到授权通知书后，如果要将该在先申请作为优先权的基础，完全可以不 办理登记手续。而如果办理了登记手续，已经向专利局缴纳了相关手续费用， 说明其并不打算放弃在先申请，不能再作为优先权的基础。8、在先申请视为撤 回后仍可以作为优先权的基础。这点在我国专利法、专利法实施细则和专利审 查指南中并没有明文规定，只是多年来的实践均是承认的。