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專利訴訟實務分享-美國與台灣警告函制度簡介 理律法律事務所 張哲倫 目次 壹、美國警告函制度簡介 貳、台灣警告函制度簡介 參、收到警告函後之具體行動 壹、美國警告函制度簡介 一、警告函之內容 警告函之內容應力求清楚，若於警告函內已敘明專利號碼、侵權之產品，以及專利權人相信該產品侵害系爭權利，但僅表示願意提供授權卻未要求侵權者立刻停止侵權行為，是否足以符合專利法第287條(a)項對於侵權人實際告知之要求。根據判例之解釋，其答案應為肯定。 壹、美國警告函制度簡介 SRL Int‘l,Inc. v. Advanced Tech. LabS.,Inc.案例 SRL之警告函-非絕對授權(nonexclusive license)觀點 ATL爭辯：該函不符合專利法第287條(a)項之規定，因為其不符合聯邦法第28編第2201條，確認判決法(Declaratory Judgement Act)，所規定必須要產生實際爭議(creating an actual controversy)之要求。換言之，ATl認為因為SRL在信中並沒有明確的指控ATL侵害專利，也沒有威脅ATL其將提起告訴，而不符專利法第287條(a)項之規定。 壹、美國警告函制度簡介 聯邦巡迴上述法院之意見： 對於ATL之爭辯，上訴法院認為專利法第287條(a)項之構成要件與確認之訴之構成要件不同。該院認為這兩個條文之目的不同，欲達成之政策不同，同時也屬不同領域之法律。 專利法287條(a)項之事實告知係確定要欠缺推定告知(constructive notice)---於商品上標明專利之情形---，收到通知者能於責任產生之期間，知悉對方專利之存在。事實之告知(actual notice)並不需要如28 U.S.C.§2201所要求之產生實際上之爭議。 聯邦上訴法院認為法條並無要求專利權人一定要警告其將提起訴訟，要求立刻中止侵害專利，或是提出授權之要約。 壹、美國警告函制度簡介 二、警告函之運用 即時積極寄出警告函與侵權者之客戶，告知侵權之事實及若購買侵權物再轉賣，或是裝置於其產品內(上)再賣出時，則亦構成侵害專利之行為。侵權者之客戶在收到這種警告函，為避免侵權通常會停止購買疑似侵權之產品。 專利權人可透過警告函達到制止侵權之目的，甚或達到在產品市場上先發制人之策略，而毋需至提起專利侵害之訴之地步。這樣之作法，只要警告函之內容清楚確實，根據判例，也並不構成濫用專利權，堪稱低成本高效率之動作。當然，被指控侵權者在經內部及外部侵權分析之後，有充份理由認為其並無侵害專利時，為維護其產品在市場上之銷售，將會提起確認之訴(declaratory judgment action)，要求法院判決無侵害專利。 是故，除非被控侵權者與其客戶關係非常，或是相互間已有簽訂保證賠償契約(indemnity agreement)，否則仍難說服客戶繼續購買系爭產品。 壹、美國警告函制度簡介 三、訴訟進行中策略之運用 專利權人若欲避免在專利主張上之界定中誤觸陷阱，在策略上可以在專利主張界定(即馬克曼聽證)之前先將專利無效之問題解決。易言之，專利權人可以透過請求法院以簡易判決(motion for summary judgment)，就被告所主張之先前技術(prior art)，判定其專利非無效，若是能成功使法院如此判決，該判定專利有效之判決便將專利主張之界定中，有關專利無效部份之不確定性移除。如此專利權人便得以在專利主張之界定中尋求最廣義之界定，以增加其侵權告訴之成功機率。 壹、美國警告函制度簡介 運用簡易判決(motion for summary judgment)之請求以達到避免在專利主張之界定中誤觸陷阱之目的，對於專利權人而言非常值得一試，蓋由於專利權人在此程序中不必負證明專利是否有效之最終舉證責任，因此其舉證責任大為減輕。專利權人只要舉出對造無效之主張欠缺證據，舉證責任便移轉至對造，此時對造便需提出確實及有利證據證明其所主張無效之每一要件均足以構成須由陪審團決定的重要事實爭議。 壹、美國警告函制度簡介 四、小結 專利爭議在產業競賽中無可避免，在收到侵權之警告函後，應迅速回信予對方告知本公司已進行調查。 此時智財部應立刻進行公司內部本身侵權分析，並做出侵權與否之分析報告。 為求公正客觀，智財部同時應委請專業之專利律師事務所做侵權分析。若分析結果係不侵權或對方之專利無效則應回覆並告知對方。若分析結果係侵權，則應進行授權談判，以對方專利無效或不得實施專利權做為談判籌碼。 若是談判不成，則應視公司之策略而退出市場，或迴避設計，或與已被授權公司策略聯盟，已達公司市場之目的。 貳、台灣警告函制度簡介 一、警告函功能 當智慧財產權受不法侵害時，尤其係提起侵權事件訴訟前，應迅速採取行動，減免權