专利举发行政诉讼之新证据提出更正及课予义务-广流智权事务所.PDFVIP

廣流智權評析 第36 期 2016-12-01 專利舉發行政訴訟之新證據提出、更正及課予義務 周柏岳/顧問 壹、前言 對專利權人而言，過去在智慧財產局做出舉發不成立之處分、舉發人 經訴願後上訴，但智慧財產法院作出撤銷原處分及訴願決定之判決時，可待 發回智慧財產局重為審理時，再行考量是否對系爭專利進行更正。然而，依 最高行政法院2015 年度4 月份第1 次庭長法官聯席會議（二）之決議 ，專 利權人此一習慣作法已有調整必要 。 本文謹就專利舉發行政訴訟中，有關舉發人新證據之提出、專利權人 更正時機，以及有關上述決議有關智財法院不發回重審而逕課予義務、命智 慧財產局為舉發成立、撤銷專利權之處分等，透過最高行政法院判決意旨及 前述聯席會議決議內容作一簡要說明，裨供舉發人及專利權人參考 。 貳、專利舉發行政訴訟中新證據之提出 智慧財產案件審理法第33 條規定： 「(第1 項) 關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於 言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應 審酌之。」 「(第2 項) 智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於 該證據之主張有無理由。」 專利權人及舉發人或有疑問： [問題] 本條第 1 項所指得提出新證據之當事人，在專利舉發行政訴訟中是 否僅限於舉發人？抑或作為參加人之專利權人亦得提出新證據？ [問題] 該行政訴訟是指「舉發成立」審定後專利權人上訴救濟者，或是智慧 局為 「舉發不成立」審定而舉發人上訴之行政訴訟？ 1 廣流智權事務所 台北所：22069 新北市板橋區民生路一段33 號17 樓之3 TEL ：+886-2-2950-0080 FAX ：+886-2-2950-0060 台北 ．新竹 ．台南 Wideband IP Office TAIPEI: 17F.-3 ，No. 33 ，Sec.1 ，Minsheng Rd. ，Panchiao District ，New Taipei City 22069 ，Taiwan Taipei ．Hsinchu ．Taina 廣流智權評析 第36 期 2016-12-01 [說明] 在專利舉發案中，本條第 1 項係適用於經專利專責機關為 「舉發不 成立」之審定之行政訴訟 。 [說明] 在專利舉發案中，本條第1 項所述得提出新證據之當事人，係指「舉 發人」。 依最高行政法院100 年度判字第2247 號判決要旨： 「依智慧財產案件審理法第33 條第1 項之立法理由觀之，該條於專利 舉發案係在避免舉發人經專利專責機關為舉發不成立之審定之行政訴訟中， 行政法院若不審酌舉發人行政訴訟中所補提之關於專利權應撤銷之證據，造 成舉發人於行政訴訟判決確定後，仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據， 就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序之情形。」 「又參照智慧財產案件審理法第33 條第2 項規定，智慧財產專責機關 (即經濟部智慧財產局)就同條第 1 項之 新證據應提出答辯書狀之法文結構 相互以觀，顯然智慧財產案件審理法第33 條第1 項之規定，就專利舉發案 而言，係經專利專責機關為舉發不成立，專利舉發人於對專利專責機關之處 分不服而以該專責機關為被告所提起之行政訴訟中始有適用 。 「故該法條所稱之當事人於專利舉發案自應限縮解釋於舉發人為原告 之情形。」 「若此際作為被告之專利專責機關或作為參加人之舉發人均得主張其 屬智慧財產案件審理法第33 條第1 項之當事人，而提出關於撤銷專利權之 新證據由智慧財產法院加以審酌，則爭訟之事實基礎已然變動，顯然已脫離 原有撤銷訴訟關於原處分合法性審查範圍，與行政撤銷訴訟之本旨不符，自 非上述法條立法理由所擬規範之情形。」 「基上理由，上開專利舉發案於舉發成立而由專利權人作為原告所提 2 廣流智權事務所 台北所：22069 新北市板