两步三类判断法-浅析涉及计算机程序的发明专利的审查.docVIP

两步三类判断法 ------浅析06年审查指南关于涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准 I 事出有因 在2001年审查指南中确立了涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准，该基准主要是判断涉及计算机程序的发明是否属于专利法保护的客体。 该判断的终极目的是什么？就是拨开笼罩在涉及计算机程序的发明专利申请上空挥之不去的智力活动规则的疑云，明确什么样的涉及计算机程序的发明专利申请不被拒于可给予专利保护的大门之外，是专利所保护的客体，可以进入到后续的评价新颖性、判断性的审查阶段；就是给公众、申请人、审查员、代理人对一个发明是否应当申请专利、能否被授予专利更加明确的心理预期。 为达此终极目的，新审查指南开出的药方就是两步三类判断法。 II 判断对象 首先，明确判断对象是“每项权利要求所限定的解决方案”。 这个判断对象与新颖性、创造性的判断对象类似，后者的判断对象是“每项权利要求所限定的技术方案”。鉴于需对权利要求验明正身（验明是否是技术方案）后方能判断新颖性、创造性，因此，在说到“判断对象”时，当然不能说“技术方案”，结果，只能用一种更为上位的称呼，即“解决方案”。 这个判断对象与实用性的判断对象也不同，后者是以说明书（包括附图）、权利要求书所公开的整体内容为依据，前者则仅限于权利要求。这也说明如果一件申请的所有权利要求均被否定是技术方案，并不代表就不可挽救，如果说明书中有可以提炼出来的技术方案，也可以进行保护。 III 判断方式 与老指南仅用法25条1款2项来判断涉及计算机程序的发明是否是专利法保护的客体不同的是，新审查指南将细则2条1款对发明的定义也纳入到判断权利要求的解决方案是否是专利法保护的客体，从而将涉及计算机程序的发明专利申请用两个法条，即法25条1款2项和细则2条1款分为三类： （1）属于法25条1款2项的智力活动的规则和方法，因此不属于专利法保护的客体； （2）不属于法25条1款2项的智力活动的规则，且不构成细则2条1款规定的技术方案，因此不属于专利法保护的客体； （3）构成细则2条1款规定的技术方案，因此属于专利法保护的客体。 可见，新指南用正、反两把尺子对涉及计算机程序的发明进行衡量，来最终确定哪些涉及计算机程序的发明入围专利法保护的客体。就如下图所示，用一把反尺（25条1款2项）将专利法不予保护的客体排除掉，用另一把正尺（细则2条1款）将不符发明的定义的排除掉，最后剩下的中间那部分将与其它领域的发明一起加入到后续的新颖性、创造性评价的大军之中。 涉及计算机程序的发明申请的权利要求 正尺 反尺 并且，笔者根据新指南这部分的编排顺序，认为审查指南似乎是规定先用反面尺子来衡量，再用正面尺子来衡量，并且这样似乎更容易操作，即： 第一步，用反尺判断，判断的方式是看权利要求的解决方案中包含的是否全部是（主题与特征部分均是智力活动的规则和方法）或者实质上全部是（由仅程序限定的介质等）智力活动规则和方法的内容。如果是，则判定该权利要求属于智力活动规则和方法。如果不是，则认为该权利要求不属于法25条1款2项的情形。 同时，新指南特别指出“如果专利申请要求保护的介质涉及其物理特性的改进，例如叠层构成、磁道间隔、材料等，则不属此列”。可以认为这段规定主要是用来强调不是所有的涉及计算机程序的主题为介质的权利要求都属于智力活动的规则和方法，而不是规定仅由程序限定的介质或产品不属于智力活动的规则和方法的例外情况。 第二步，排除了属于法25条1款2项的可能之后，再用正尺判断，判断的方式是用换汤没换药的三要素法，此三要素法是继承了老三要素的核心思想，并结合了涉及计算机程序的发明的特点而成，即是否全面满足以下三个条件（加下划线部分为新指南的修改部分）： 执行计算机程序的目的是否是解决技术问题？ 在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的是否是遵循自然规律的技术手段？ 获得的是否是符合自然规律的技术效果？ 用于工业控制过程、改善计算机内部运行性能、用于测量或测试过程控制、以及处理外部数据（主要是对外部输入的图像进行处理，提高图像质量）被作为满足上述三要素的例子举出。 当然也可以先用正面尺子来判断，再用反面尺子来判断，即两步三类判断法的变形： 从上面的分析也可以得出这样的结论：新指南明确了不属于智力活动规则的不一定就能构成技术方案，不构成技术方案的不一定就属于智力活动规则，也就是智力活动规则与技术方案之间不是非此即彼的关系，而是创造了一种 “中间态”。 IV 对指南审查示例的疑问 由于审查员与申请人、代理人对技术问题、技术手段、技术效果的理解不同，一个权利要求究竟是“中间态”还是技术方案仍是各执一词。 举例说明，笔者以为后面在关于“中间态”的审查示例中的[例9] “以