营业秘密之监定10608.doc

PAGE \* MERGEFORMAT1 營業秘密之鑑定 章忠信* * 東吳大學法律學系助理教授兼任科技暨智慧財產權法研究中心主任、經濟部智慧財產局著作權審議及調解委員會委員，曾任職經濟部智慧財產局。E-mail:ipr@.tw。 本文發表於106年8月2日工業技術研究院技術移轉與法律中心主辦智權侵害鑑定研討會 壹、前言 營業秘密之保護，越來越受產業之重視，國際間不斷透過全球或區域條約或協議 歐盟於2016年7月5日通過保護營業秘密指令(Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure)，要求所有會員國應於2018年7月5日以前，將指令所定之營業秘密保護標準，納入國內法。2016年之TPP亦要求對於侵害營業秘密之行為應有刑罰規定。，要求各國立法強化營業秘密之保護，各國亦持續修正相關法律提升保護營業秘密 歐盟於2016年7月5日通過保護營業秘密指令(Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure)，要求所有會員國應於2018年7月5日以前，將指令所定之營業秘密保護標準，納入國內法。2016年之TPP亦要求對於侵害營業秘密之行為應有刑罰規定。 2016年5月11日，美國總統歐巴馬簽署參眾兩院於4月26日所通過的「2016年營業秘密防護法案(The Defend Trade Secrets Act 2016, DTSA 法案)」，將營業秘密民事法律保護，自州法層級提升到聯邦法層級，以強化侵害營業秘密之民事救濟效果；中國大陸十二屆全國人大常委會第26次會議於2017年2月22日開始提審反不正當競爭法修訂草案，其中包括強化商業秘密之保護條款。 營業秘密保護最大之困難在於營業秘密穩定性低，不易確定其範圍，同一項資訊於不同時空，變幻莫測，有時可成為營業秘密，有時又非屬營業秘密。此一特性導致企業經營者寧以其他智慧財產權保護其資訊之經濟價值，有意無意間忽視營業秘密保護之重要性。然而，隨著產業經營範圍擴大，資訊科技日新月異、通訊技術普遍廣泛利用，營業秘密被不當取得、使用及洩漏，屢見不鮮，造成之損害更難以彌補，企業經營者不得不正視營業秘密保護之重要性。 營業秘密之爭訟過程中，最困難之處在於主張者必須先證明其營業秘密之存在，進而證明他人有不當取得、使用或洩漏其營業秘密之行為。營業秘密既係秘而不宣，不使外界接觸，如何就上開事實提出證明，常成為訴訟勝敗之關鍵。 本文嘗試自營業秘密法及相關法律之規範及司法實務之見解，分析營業秘密之鑑定議題，討論智慧財產案件審理法第10條之1新增之舉證責任轉置條款，建議企業經營者應掌握營業秘密之本質，有效採取一定之保密作法，說服法院產生該項資訊屬於營業秘密之確信，並證明行為人確有不當取得、使用及洩漏之事實，以獲得勝訴而落實營業秘密之保護。 貳、營業秘密之本質 營業秘密之保護，原本係公平競爭之一環，企業經營應以公平合理之競爭手段為之，不得以不正當之方法，取得、使用或洩漏他人企業經營之重要資訊，造成產業間不公平之競爭 我國80年制定之公平交易法第19條第5款規定，事業不得有「以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密」，而有妨礙公平競爭之虞之行為。該項規定直至104年2月4日才以營業秘密法已有保護營業秘密之周全規定而刪除。。維持公平競爭之秩序，乃企業經營當然之理，法律制度上應使企業經營者，對於以不正當之方法，取得、使用或洩漏其企業經營重要資訊之行為，應有防止、排除及救濟之可能 我國80年制定之公平交易法第19條第5款規定，事業不得有「以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密」，而有妨礙公平競爭之虞之行為。該項規定直至104年2月4日才以營業秘密法已有保護營業秘密之周全規定而刪除。 第一個明文保護營業秘密之國際性公約1994年世界貿易組織(WORLD TR