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考虑创造性审查实践的说明书背景技术部分的撰写 Drafting of Background Art of Description considering the Inventive-step ExaminationPractice 喻学兵 作者单位：上海专利商标事务所有限公司 摘要：说明书背景技术部分记载的内容对的发明创造性的审查实践有重要的影 响，本文从背景技术部分记载的现有技术的问题、现有技术的问题产生的原因、最接近 现有技术等方面探讨这些影响，最后提出背景技术部分的撰写建议，以达到通过申请文 本主动地、合理地引导审查员客观审查创造性的目的。 关键词：说明书背景技术 创造性 技术问题 最接近现有技术 引言 专利创造性的判断标准经历了一个从灵感标准到非显而易见性标准的客观化的 过程。各国专利法及其审查指南从判断基准，判断方法等方面保障专利创造性审查的客 观性①。我国审查指南规定的本领域技术人员的概念为创造性提供了客观的判断基准, 审查指南规定的“三步法”为创造性的客观化判断提供了一种方法。然而在创造性的判 断过程中，对发明的理解、现有技术的检索、创造性的审查各个环节难免掺入有悖于客 观化要求的审查员的主观认识。 背景技术部分是专利申请文本的说明书中重要的、不可或缺的内容。专利法实施 细则第17条第1款第（二）对背景技术的内容进行了规定：写明对发明或者实用新型 的理解、检索、审查有用的背景技术。审查指南进一步对背景技术记载的内容进行了规 定：尽可能地引证与发明或者实用新型专利申请最接近的现有技术文件；还要客观地指 出背景技术屮存在的问题和缺点；在可能的情况下，说明存在这种问题和缺点的原因以 及解决这些问题时曾经遇到的困难。 在业界内有影响力的专利申请文件撰写教材一般会直接引用前述规定，以指导申 请人如何撰写背景技术②。并且审查指南为部门规章，对申请文本的撰写有强制性要求 的法律效力。在实践屮，申请人在撰写申请文本时，一般会遵循前述规定，还会经过全 面的检索、分析，以在背景技术部分记载最接近的现有技术③。大多数申请人也会指出 背景技术部分记载的技术内容存在的原因，以引出专利申请的发明要解决的技术问题。 然而，若对专利法实施细则，审查指南的前述撰写规定把握不当，背景技术部分 的内容可能会给发明创造性的客观化审查带來不利的影响，可能会引导审查员误判发明 的创造性。 背景技术部分记载的内容存在被视为现有技术的可能 针对背景技术与现有技术的关系，人民法院认为“相关法律法规并未规定背景技 术应记载的必须是申请口以前公开的现有技术。故在背景技术没有给出引证文件的情况 下，不能确认背景技术部分记载的技术方案已经进入能够为公众获得的状态，也不能仅 仅因为专利权人将该技术记载在说明书背景技术部分即认定该技术为现有技术”④。 一方面，虽然有人民法院的前述观点，并且专利法和专利法实施细则确实没有明 确规定背景技术就是现有技术,但难以确保所有的审查员在判断发明的创造性时都会按 照人民法院的前述观点來理解发明。将背景技术视为现有技术的情况是时有发生的④。 如在2011年专利复审委发出的一件无效决定书屮，审查员认为“本专利说明书第1页 有记载公知的旁通型手动油泵，都是设置在燃油滤清器座上然后过滤前的燃油的进油 侧，从屮可以得知专利权人认为现有技术屮的手动油泵通常就是旁通型手动油泵”，审 查员将背景技术中没有引证文件的技术内容视为专利权人自认的专利法意义上的现有 技术。 另一方面，人民法院的前述观点屮，背景技术不一定是现有技术，但背景技术引 证了文件的内容应该就是现有技术，若对引证的文件进行分析，并指出其存在的问题, 同样分析内容以及分析结果极有可能会别视为现有技术达到的水平。 再一方面，从答复审查意见的实践來看，很多审查员会将背景技术记载的部分内 容视为公知常识。 还有，在国外（如美国）一些专利制度屮，记载在背景技术部分的内容会被视为 自认的现有技术。 在背景技术部分指出现有技术的问题或问题存在的原因可能会对创造性的审 查带来不利影响 专利申请文件撰写的实践屮，一种通常的做法是在完成发明后，进行全面的检索, 选择检索出的对比文件作为发明最接近的现有技术，记载在背景技术部分。并且按照审 查指南的规定，进一步地在背景技术部分指出引证文件屮现有技术存在的问题，尽可能 地分析问题产生的原因。 然而，许多技术的问题、缺点是随着技术水平的发展、积累才逐步显现出来的， 在显现出来Z前，其并不为本领域的人们了解。还有一种情况也是常见的，即现有技术 存在的问题虽然已广泛地被本领域的人们了解，但其问题或缺点产生的原因人们不知 晓，也难以获知。 超出本领域技术人员具备的审查指南规定的知晓能力或获知能力的技术贡献，在 判断发明的非显而易见性时，即判断现有技术是否给出以使发明显