涉及商业方法的专利申请说明的审查思路.docVIP

包含商业方法专利申请审查思绪 一、商业方法类案件分类 　　包含商业方法发明专利申请可分为单纯商业方法发明专利申请和商业方法相关发明专利申请，如包含行政管理、支付方案、商业行销、购物、签单、拍卖、金融投资、税务处理、保险、保健服务、旅游服务、法律服务等相关发明专利申请。单纯商业方法发明专利申请是指以单纯商业方法为专题发明专利申请；商业方法相关发明专利申请是指以利用计算机及网络技术实施商业方法为专题发明专利申请。 　　从分类号看，包含商业方法专利申请关键包含G06Q、G06F、G07G、G07D、G07F、H04L、H04W和H04M。从专利申请实际情况来看，以G06Q 30/00分类号下电子商务和G06Q 40/00分类号下金融保险相关申请最为集中。 　　二、审查历史回顾 　　1.问题起源 　　自1996年起，美国花旗银行前后向中国提出了19项和其金融产品相关商业方法专利申请，在中国引发了轰动，其能否取得专利保护存在很大争论。在6月左右，其中两项发明专利申请前后取得授权消息一经爆出，便引发了社会上亲密关注和广泛争议。一段时间以来，面对商业方法类申请申请量猛增、尤其是国外电子商务、银行等领域商业方法类申请激增态势，国家知识产权局采取了对应审查政策。 　　2.审查政策回顾 　　（1）10月以前 　　以前审查实践尝试以专利法第二十五条要求“智力活动规则和方法”将这类案件排除在专利保护客体之外。因为包含商业方法专利申请关键表现为完全由自然人行为来实现商业方法（即纯粹商业方法专利申请）和利用计算机、网络等自动化手段实施商业方法（即商业方法相关专利申请）这两大类，所以，审查思绪关键着眼点在于对技术“三要素”分析和说理，以属于“智力活动规则和方法”给予驳回。 　　（2）10月至12月 　　经过一段时间探讨，10月国家知识产权局提出了相对明确审查政策：对于单纯商业方法发明专利申请，直接适用专利法第二十五条第一款第（二）项排除；而对于商业方法相关发明专利申请，关键以专利法第二十五条和实施细则第二条第一款（后改为专利法第二条第二款）为法律依据，以判定是否属于智力活动规则和方法和是否组成技术方案为关键，认定是否属于专利保护客体。所明确具体审查思绪为：以最靠近现有技术作为参考物，客观地确定所要求保护方案在处理问题、采取手段和取得效果3个方面对最靠近现有技术实际作出贡献，其中确定最靠近现有技术需要客观证据，而客观证据必需经过检索来取得，即“采取客观性判定方法认定技术三要素性质”。 　　在审查指南修改过程中，此审查规则所明确技术三要素判定方法写入审查指南中，但不再要求对现有技术进行检索。 　　（3）1月至 　　以后，国家知识产权局对于包含商业方法发明专利申请审查方法作出了深入明确，提出了3种并行审查思绪，即：（1）直接根听说明书背景技术或公知常识判定是否属于专利保护客体；（2）依据检索结果，引证对比文件后判定是否属于专利保护客体；（3）能够依据检索到现有技术评述新奇性或发明性。在审查实践中审查员仍多以第一个审查思绪来处理这类案件，关键是因为第一个无需进行检索且有较大自由裁量空间，而且根据当初审查政策，技术三要素中只要有一个要素不满足即可得出整体方案不组成技术方案结论。 　　三、对多年来审查政策分析 　　1.多年来审查政策存在问题 　　伴随专利法、实施细则和审查指南修改和完善，对商业方法类案件审查方法也在不停调整和完善。从审查操作角度初步处理了早期审查方法粗放问题，有效保障了该领域实质审查工作顺利开展。 　　然而，从实践中看，以往审查思绪也存在部分问题。 　　在操作层面，以往审查思绪中常常碰到需要引入公知常识、常见技术手段、或是常见技术手段简单拼凑等相关发明性判定中所用到标准，而在经过类似于发明性判定过程后得出不属于专利保护客体结论，并不合乎法律逻辑。况且，一些特征属于公知常识或被现有技术披露，并不意味着这些特征组合就不会带来技术上贡献，假如仍是武断地认为这些内容没有带来技术贡献而不组成技术手段，本质上讲仍然是一个粗放审查方法。 　　即使1月以后明确了商业方法类专利申请3种审查方法，但在实际审查过程中，大部分案件仍采取是第一个方法，即“直接根听说明书描述背景技术或公知常识，确定发明所要处理问题不是技术问题时，直接依据专利法第二条第一款评述其不够成技术方案”，因另外界产生了很多相关这种审查方法质疑，认为这种方法和以前适用专利法第二十五条时审查思绪无实质差异，甚至认为是一个审查方法倒退。对于第三种方法中提出“当检索到可能影响发明新奇性或发明性现有技术时，则能够直接依据检索到现有技术评述新奇性或发明性”，应该说是绝大多数当事人更为乐见一个审查思绪，但在实际审查中较少使用。 　　2.中国相关企事业机构对商业方法类专利申请审查需求 　　应该说，多年来中国相关机构在商业