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浅谈创造性判断程序的“标准化” 作者姓名：徐伟 作者单位：上海专利商标事务所有限公司 5 摘要：本文中就创造性判断的“标准化”程序的发展作了回顾，对标准 化的创造性判断程序的执行所遇到的问题作了探讨，对创造性判断程序的“标 准化”与创造性的“整体判断原则”间的关系作了简单分析，并提出了笔者的 一些浅见。 10 关键词：创造性、标准化、整体判断原则、三步法、区别技术特征 一、序言 根据专利法22 条 1 款规定，授予专利权的发明和实用新型除“新颖性” 之外还应具备“创造性”[1] 。作为专利性条件，创造性提出了比新颖性更高的 15 要求，即发明创造本身不仅仅要求是新的，而且还要求对于所属技术领域的技 术人员而言是非显而易见的。创造性作为专利性条件的合理性毋庸置疑，然而， 如何客观地判断创造性则一直是个难点，因为 “非显而易见”本身就是极具个 人主观性的判断。为了作出“客观”的创造性判断，各国的专利审查机构对于 创造性提出了“标准化”的判断程序，例如中国专利局就采用了“三步法”来 20 判断发明的非显而易见性。创造性判断的 “标准化”使判断过程对于判断主体 变得有迹可循，提高了审查效率，很大程度上避免了判断主体个人的主观性对 判断结果的影响。然而笔者发现，实际操作中未严格按照、或者机械地照搬“标 准化”判断步骤的情形也时有出现，这又会对创造性的“客观”判断起到反作 用。本文中就创造性判断的“标准化”程序的发展作了回顾，对标准化的创造 25 性判断程序的执行所遇到的问题作了探讨，对创造性判断程序的“标准化”与 创造性的“整体判断原则”间的关系作了简单分析，并提出了笔者的一些浅见。 二、创造性判断程序的“标准化” 作为现行最重要的专利性条件，创造性却并非是在专利制度建立之初就与 30 生俱来的。公认专利制度发展典范的美国，早在 1793 年由杰弗逊起草的《专 －1－ 利法》中仅规定了“新颖性”和“实用性”专利条件。显然，仅仅具备“新颖 性”和“实用性”对于排他使用权性质的专利而言可能是不够的。为此，1851 年在Hotchkiss 案[2] 中，美国最高法院认可了专利在新颖性和实用性之外还需要 更多的条件，例如，“发明”条件。然而在实践中，包括法官在内的不同判断 5 主体对于“发明”条件的不同理解导致了不协调和混乱的判断。 由于缺乏统一的专利性判断标准之痛，1952 年美国专利法增加了有关创 造性条件的第103 条条款，规定如果申请专利权的技术方案相对于本领域普通 技术人员而言是显而易见性的，则不能授予专利权[3] 。随之，在美国影响下， 欧洲国家的专利法也纷纷增加了类似规定。1977 年，《欧洲专利公约》第 52 10 条 1 款规定了创造性条件，并且在第56 条规定如果一项发明相对于现有技术 而言，对所述领域的技术人员是非显而易见的，则该发明具备创造性。 “非显而易见性”这一法律味道不那么浓重的词语结束了不同判断主体对 何为“发明”的纷争，为实现专利性的“客观”统一的判断标准铺平了道路。 相对于模糊不清的“发明”条件而言，“非显而易见性”提供了创造性判断的 15 事实基础，即只要认定一项发明不是“非显而易见”的，或者是“显而易见” 的，则该项发明不具备创造性，因而不应被授予专利权。然而，如何判断一项 发明是否“显而易见”或“非显而易见”本身仍是极具主观色彩。 对创造性的“标准化”判断起到里程碑作用的事件是 1966 年的 Graham 案[4] 。美国最高院通过Graham 案明确了判断非显而易见性的“标准”事实要 20 件：确定现有技术的范围和内容；查明现有技术与争议权利要求之间的区别； 分析相关领域普通技术人员的水平；以及评价辅助考虑因素。这