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外观设计专利侵权诉讼的常见法律问题及诉讼策略 ———对一起巡回审理外观设计专利侵权案件的评析 ????知识产权法律部 郭云波 黄朝良 ??? 近日，佛山中院知识产权巡回庭在我区开庭审理原告郑××诉被告×五金电器有限公司外观设计专利侵权案件。除外观设计相同或相近似的判定规则外，该案还涉及不侵权抗辩、公知设计抗辩、先用权抗辩以及相关证据的认证规则，原被告双方在庭审中的对抗行为以及背后的诉讼策略也反映出一些普遍性的问题，总之，该案具有很强的典型性和代表性。以下，笔者谨结合该案对外观设计专利侵权案件常见法律问题和诉讼策略谈一点看法。 一、基本案情 ??? 原告郑××于2007年×月×日向国家知识产权局申请了名称为夹具、专利号Z×××.×的外观设计专利， 2008年×月×日获得授权。原告在市场调查时发现被告生产销售的产品与其专利产品相同，遂起诉被告侵权，要求被告立即停止生产、销售侵犯原告外观设计专利权的产品，并销毁生产专利产品的模具和宣传图册、成品、半成品；在《南方日报》等省级报刊上就其侵犯原告专利权利的行为道歉；赔偿原告经济损失8万元。 二、法庭审理结果 经法庭调查和辩论，当庭宣判：被控侵权产品落入涉案专利保护范围，构成外观设计专利侵权被告立即停止生产、销售侵犯原告外观设计专利产品，并销毁生产专利产品的模具和宣传图册、成品、半成品；被告赔偿两原告人民币6万元；驳回原告的其他诉讼请求。 三、本案涉及的主要法律问题 （一）侵权判断标准及不侵权抗辩 不侵权抗辩是指被控侵权产品经过比对，并未落入涉案专利的保护范围，就外观设计来说，是指被控侵权物与涉案外观设计专利既不相同也不相近似，被告行为不构成侵权。任何一个案件中，不侵权抗辩都是被告应当首先考虑的抗辩事由。 外观设计专利纠纷的不侵权抗辩首先主要涉及到外观设计相同或相近似的判定标准。通说的观点认为，外观设计侵权判定坚持整体观察、综合判断、要部判断的原则，从而引发了综合判断和要部判断内在关系的争论。笔者认为，这三个原则不是并列的关系，作为判断原则的只能是在整体观察基础上的综合判断，而要部判断只能是进行整体判断时坚持的一个下位的手段性的概念。据此，首先应当进行整体观察、综合比较，从产品的整体来确定是否相同或近似，而不局限于外观设计的部分或局部。在整体观察时要侧重于专利权人独创的富有美感的主要设计部分，或者说产品最吸引消费者注意的部位，该部分对整体视觉效果影响应该占据较大的权重。当然，判断应以普通消费者的注意力和审美观为标准。一种有代表性的观点认为只要设计要部相同或相近似，不论产品的其他部分是否相同或相近似，均应当认定是相同或相近似的外观设计。另一种观点认为，只有在设计要部相同或相近似，且设计要部是产品外观的主要部分或者虽不是产品外观的主要部分但产品的整体外观相同或相近似时，才能认定为相近似的外观设计；如果设计要部在产品整体外观中所占的比例很小，不足以影响产品整体外观的辨认，不应当认定为相近似的外观设计。无疑，第二种观点正确处理了综合判断与要部判断的关系，更具合理性。至于如何确定设计要部，设计要部和视觉要部的关系等在新专利法实施之前颇有争议，随着新专利法的实施，外观设计必须有简要说明，而简要说明主要是对主要创作部位和设计要点进行提示。这一问题基本上得到解决，司法实践中，多数情况下，被控侵权产品的设计要部和视觉要部是重合的。 具体到本案而言，涉案专利是一种夹具，该夹具类似通常所见的钳子形，两对向设置的略呈S形的夹柄中部通过榫钉结合在一起，整体形状大致呈“A”型。而反观被控侵权产品，除夹柄的手持部位的弯曲角度等与涉案专利不同外，其他部位基本相同，而两者不同部分并不影响外观设计的整体视觉效果，如果不考虑其他因素，依整体判断的原则，两者明显构成近似。应该说，涉案外观设计在生活实践中司空见惯，公知设计和功能性设计的成分较为明显。在该种情形下，法官应要求原告指明其设计要点所在。即便法官没有明确提出要求，参考《审查指南》第四部分第五章第4节“当产品上某些设计被证明是该类产品公认的惯常设计时，则其余设计的变化通常对整体视觉效果更具有显著的影响”的规定，被告应该以此为重点进行抗辩。此外，由于外观设计不保护功能性设计，在确定外观设计专利的保护范围时，应排除仅起功能作用或者说由产品的技术特征所决定而不对产品外观产生美感作用的设计内容。按照上述原则进行抗辩，涉案专利的保护范围将大大缩小，而被告进行不侵权抗辩的空间和成功可能性将大大增加。遗憾的是，被告方根本未在该方面进行任何的努力。 （二）公知技术抗辩 新专利法第六十二条规定：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。《专利法》二十三条对现有设计作了定义，