【王梨华】功能性技术特征保护范围确定的三步法和九大注意点.docxVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 6 功能性技术特征保护范围确定的三步法和九大注意点 作者：王梨华 律师 摘要：专利功能性技术特征保护范围限定在具体实施方式及其等同方式，如何理解该内容，如何进行特征划分和等同判定…… 既等同侵权成为专利侵权判定最模糊和有弹性标准问题后，功能性技术特征的保护范围确定有可能成为近期专利诉讼案件新的热点。功能性技术特征概念起源于美国，通常叫Functional Feature（功能性特征）或Functional Limitation（功能性限定），在Claim中的描述通常采用Means for 或Step for，关于功能性特征保护范围在美国经历了“覆盖所有”到“限定具体实施方式及其等同方式”的过程，国内也如此，笔者简单梳理如下。 功能性技术特征权威的法律规定 法释〔2009〕21号，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（一）》第四条，对于权利要求中???功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。 法释〔2016〕1号，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条，功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。 　　与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。 【《解释一》与《解释二》之间的关系】 《解释一》明确了功能性特征保护范围应结合具体实施方式及其等同实施方式确定，容易让人理解或误解为保护范围为具体实施方式及其等同实施方式，即我们通常理解的实施例，但大家都知道，实施例通常情况下会详细描述功能性技术特征内容，那么如果不加任何区分地将所有描述功能性技术特征的内容都类似于必要技术特征的方式来限定功能性技术特征的内容将明显缩小保护范围，也与专利法的立法本意保护创新和鼓励创新不符，也不是申请人的真实意图，会陷入公开越多保护却越少的错误逻辑。细究该条文发现，只是明确了保护范围应结合具体实施方式及其等同实施方式确定，但未明确如何确定，基于此，《解释二》进一步明确了功能性技术特征的认定标准，以及其保护范围的认定标准，弥补了《解释一》规定的不足。 授权确权与侵权程序解释规则的历史差异和现状 授权确权程序中以往对功能性技术特征的解释采用“覆盖所有”规则，侵权程序对功能性技术特征解释“具体加等同实施方式”规则，但根据司法的牙齿咬下去必须留下牙齿印迹的理论，授权确权程序也开始和必须遵循 “具体加等同实施方式”来确定保护范围， 将功能性技术特征的保护范围限于说明书中公开的实现该功能的具体实施方式及等同方式，这个已经达成了共识。 功能性技术特征保护范围确定的三步法 当涉及功能性技术特征需要侵权判定时，按如下三步骤进行： 第一步：确定哪些技术特征为功能性技术特征； 第二步：根据具体实施方式确定实现该功能的必要技术特征作为特征团； 第三步：保护范围为与该特征团整体相同或等同的特征或特征团。 功能性技术特征保护范围确定的九大注意点 按三步法进行侵权对比时，还可能涉及如下几个注意点 一、确定功能性技术特征的标准　 功能性技术特征，是指权利要求中的对产品的部件或部件之间的配合关系或者对方法的步骤采用其在发明创造中所起的作用、功能或者产生的效果来限定的技术特征。 下列情形一般不宜认定为功能性技术特征：　　（1）以功能或效果性语言表述且已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词一类的技术特征，如导体、散热装置、粘结剂、放大器、变速器、滤波器等；　　（2）使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行描述的技术特征。 二、确定实现该功能的必要技术特征作为内容 由于具体实施方式通常记载实现该功能的详细技术特征内容，若将所有内容均纳入功能性特征涵盖的范围将明显缩小保护范围，因此只选择实现该功能必要的技术特征，剔除掉非必要技术特征。 将功能性技术特征的保护范围限于说明书中公开的实现该功能的具体实施方式及等同方式，其形式上是对专利权利要求保护范围的限缩，若将保护范围限定在与功能性技术特征相关的所有技术特征上，那么公众将极易规避专利，功能性特征将成为专利保护的绊脚石，不利于鼓励创新，因此需要限定在实现该功能的必要技术特征上。 三、实现