‘侵害行为所得之利益’之 法律定位、功能与适用 .pptVIP

* * 「侵害行為所得之利益」之法律定位、功能與適用評最高法院97年度台上字第227號判決 報告人：黃銘傑 教授 報告大綱 事實概要 判決理由 判決評析 事實概要 「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」新型專利。專利權人X 1.A製造之PU發泡成型機涉及侵害該專利。 2.Y自A處購買該機器，並使用於生產浪板成品。 X主張該機器侵害本案專利，而Y「使用」機器之行為屬於對其專利權之侵害。 事實概要 X於他案中請求Y停止使用系爭機器從事生產，並取得勝訴判決 X於本案中依據起訴時專利法第105條（現行法第108條）準用第88條第1項（現行法第84條第1項）、第89條第1項第2款（現行法第85條第1項第2款）規定，以Y使用系爭機器生產系爭產品並加以銷售所得利益，係現行專利法第85條第1項第2款所稱之「侵害行為所得之利益」，基於此請求損害賠償。 事實概要 一審法院：判決X勝訴。Y不服，上訴二審。 二審法院：判決Y勝訴。X不服，上訴三審。 ★二審判決理由論及專利法§85Ⅰ(二)之適用要件：「關於侵權行為損害賠償之請求權，以受有實際損害為成立要件，若無損害即無賠償之可言，此即所謂損害填補原則。X並未製造系爭專利之機器販售，亦未授權他人製、售系爭專利權之機器，當不致因A製、售系爭機器予Y而受有任何專利權之損害，其既無損害，自無賠償可言。」 事實概要 ★續：「至專利法§84、§85Ⅰ之規定，亦以有『發明專利權受侵害』致專利權人受有損害為前提要件，同法§85Ⅱ亦僅係針對如何計算損害數額而已，仍須專利權人受有損害時始得適用，茍專利權人實際並無損害，仍不得據此請求賠償。」 ★續：「且專利權被侵害之損害賠償，係指因仿造人違反專利法所直接造成之損害，並非指第三人使用仿造品可獲得之利益。故就A製、售系爭機器予Y使用，縱有侵害系爭專利權，亦不能依Y事後使用系爭機器所生產之浪板產品銷售額，憑以認定係違反專利法所直接造成之損害而作為請求損害賠償之依據。 事實概要 最高法院：逕以「X未實際製、售系爭專利之機器，亦不致因A製、售系爭機器予Y而受有任何專利權之損害，X不能請求損害賠償……」發回更審（第一次）。 95年度智上更(一)字第1號判決：X勝訴。 ★判決理由中論及Y因侵害行為所得利益之認定： 「鑑定結果認定，上訴人Y使用系爭機器生產浪板，其每月停產扣除成本後之損失即每月所得利益為132萬元……侵害人因侵害行為所得之利益為3,300萬元。」 上訴理由 Y上訴主張1：「X自承僅製造機器供自己使用，未曾實際製造、銷售，當不致因A製、售系爭機器予伊而受有損害，既無損害，自無賠償可言。」 Y上訴主張2：「專利權被侵害之損害賠償，係指因仿造人違反專利法所直接造成之損害，並非指第三人使用仿造品可獲得之利益。」 Y上訴主張3：「況被上訴人以修正前專利法第八十九條第一項第二款規定請求賠償，但該條款係針對計算損害數額之規定，如專利權人無損害，仍無該條之適用。」 判決理由 本案判決發回更審之理由：「X既係依修正前專利法§89Ⅰ(二)規定，作為計算其損害之依據，故於Y不能就其成本或必要費用舉證時，自應以A仿造系爭專利權所製造售予上訴人Y生產之物品全部收入之所得利益為憑。原審未遑調查審認使用系爭機器之全部收入所得若干？徒以第一審囑託國立中興大學就Y於侵害系爭專利權期間，使用系爭機器生產浪板，所為鑑定每月停產扣除成本後之損失報告，計算上訴人連帶賠償之金額，即有未合。」 判決評析 Y所主張者：無損害即無賠償、專利法§58(二)前段之計算不應以非侵權產品銷售所得作為侵害行為(利用)之所得利益。 §85(二)前段：總利益說 §85(二)後段：總銷售額說 　(減輕專利權人舉證責任) 最高法院卻要求原審應基於同款後段進行「調查審認」，導致未來Y將必須於更審程序中就其為本案侵權行為所支出之成本及必要費用加以舉證，否則將以其全部收入之總銷售額計算本案賠償額。 判決評析大要 專利法§85Ⅰ(二)之法律定位與規範功能 專利法§85Ⅰ(二)前段與後段二者之適用關係 Y銷售系爭產品之行為，是否構成對系爭專利權的侵害。 依據專利法第85條第1項第2款請求損害賠償，於此將衍生出有關該款適用時之主觀要件、損害舉證之要否、何種成本及必要費用可以扣除及其扣除方式、依據上開條款為請求時可否同時依據同條第3項請求三倍以下之倍數賠償額等問題 歷來判決回顧 依專利法§85Ⅰ(二)請求賠償時，是否得同時依據第3項請求倍數賠償？最高法院97年度台上字第1081號判決，持肯定見解 「所得利益」之認定： 最高法院97年度台上字第892號判決：依專利法§85Ⅰ(二)前段總利益說請求時，若無法確切舉證其所得利益，得以侵權人稅捐申報資料及同業一般利潤標準計算之。唯台灣高等法院台中分院96年度智上第7號判決不採之。