专利侵权的等同判定及其限制.pdfVIP

六、知识产权篇587 专利侵权的等同判定及其限制 广东省东莞市中级人民法院杜志强 程方伟 专利权利要求与被控侵权物的技术特征进行比较，初步的结果有两种可能：其一是一 项专利的全部技术特征能够在另一技术方案中找到对应物，而且前者从字面上为后者所完 全覆盖，根据专利侵权判定的全面覆盖规则，侵权成立。①其二是二者的必要技术特征并 不存在一一对应关系，专利权要求中记载的技术特征并未被控侵权物的技术特征完全覆 盖，二者在技术特征上存在着一定的出入，这种情况下应当运用等同原则对被控侵权物进 行进一步的比较分析：如果被控侵权物的不同技术特征属于专利技术中某个必要技术特征 的等同特征，此时应当认为被控侵权物仍然落入专利技术的保护范围而认定侵权成立；反 之，不是对必要技术特征进行非实质性替换的则不构成侵权。 一、专利等同侵权探源 of 等同原则(D∞trineEquivalent)构建的初衷是为了避免被诉侵权人通过一些细微的 非实质性的改变来逃避专利侵权的法律责任，从而给予专利权人以有效的救济。等同侵权 理论，是美国法院在专利审判实践中提出来的一项原则。在过去两个世纪中，美国各级法 院的众多判例扮演着等同原则诠释者的角色，通过一系列判例确立了等同原则在专利侵权 诉讼中的地位。在等同原则的发展史上，曾经出现过几个里程碑式的判例，为我们今天认 识等同原则，勾勒出一个较为清晰的轮廓。 v．winUey 在美国判例史上，最早蕴涵“等同原则”思想的判例是1813年的odiorne 案，当时兼任巡回法院的美国最高法院法官J0s印h．Story就该案的被控侵权物评论时， Tallk 指出“仅貌似不同，或微小改进，并不能勾销始初发明的权利。”②1950年Graver LiIldeAirProductS M喀Co．v Co．案是确立现代等同原则的经典判例。通过此案，美国 最高法院确立了等同原则在专利侵权归责体系中的地位，并对适用等同原则的一系列关键 性问题加以明确。在本案中，原告Chver的专利权要求的对象是以碱土硅酸盐为主要成 分的焊剂，产品使用的是镁和硅酸盐。镁属于碱土金属，而被诉侵权产品的主要成分是 ①全面覆盖规则又称字面侵权或全部技术特征覆盖规则，是指被控侵权物的技术特征包含了专利 权利要求书记载的全部必要技术特征，该规则是判定相同侵权的一般规则，也是认定是否构成专利侵 权的第一步骤。 ②[美]哈罗德·c·威格纳：《衡平的等同：考虑衡平法以决定生物技术和其他生物技术中的专利 侵权》，载《道格拉斯计算机与技术法律杂志》第18卷，转引自张乃根：《美国专利法判例选析》，中 国政法大学出版社1995年版，第204～205页。 588民商法理论与审判实务研究 锰，但锰不属于碱土金属。美国最高法院根据原告Gra、憎提供的专家证言认定，锰和镁 在焊剂中的功能等同，因此判定构成侵权。①该判例确立了现代等同原则的基本准则—— “功能／方式／效果”三要素标准，即专利发明和被控侵权物相比较，在必要技术要素上是 否“以基本上相同的方式，实现基本上相同的功能，产生基本上相同的效果”作为判断是 否构成侵权的依据。 在比较方法上，美国法院最初采用“全部技术特征”原则来认定侵权是否成立，即独 立权利要求的每一个技术特征必须要么以相同的方式出现在被控侵权行为的客体中，要么 以相似(也就是等同)的方式出现在被控侵权行为的客体中，两者必须满足其一，否则不 mmftC0．v．umte 能认定侵权。但在1983年的Hughes States一案中“全部技术特征” 则被“整体等同”规则所取代。二审法院在判决中阐明，法院应把专利发明作为一个整体 和被控侵权物进行比较，如果被控侵权物用大致相同的方式、完成大政相同的功能、并且 达到大致相同的效果，法院就应该根据等同原则判定侵权成立。②这是联邦巡回上诉法院 第一次把“整个专利发明”这个概念跟等同原则联系在一起，并且指出，即使被控侵权物 缺少权利要求规定的某一项技术特征及其等同物的时候，专利侵权仍有可能成立