外观设计专利的许诺销售问题研究-宁波市律师协会.docVIP

浅谈外观设计专利的许诺销售问题 浙江裕丰（宁波）律师事务所 李国旗律师 【内容提要】外观设计专利许诺销售侵权行为是外观设计专利侵权形式之一，其具备外观设计专利侵权的所有要件，但又与生产、销售侵权行为相区别。本文从外观设计许诺销售权的立法背景谈起，分析了许诺销售的法律适用、侵权判定，以及对不同情况下侵权数额的认定提出了自己的观点。 【关键词】外观设计 许诺销售 赔偿 侵权判定 立法背景与历史沿革 2008年12月17日，《专利法世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协议》为了符合TRIPS协议的规定，2000年第二次修改《专利法》时，增加了任何单位或者个人未经发明和实用新型专利权人许可，不得许诺销售专利产品或者照专利方法直接获得的产品的规定。。但笔者认为，若侵权人已和他人订立合同，合同即成立，合同当事人应当履行合同。履行合同的过程，包括为制造侵权产品准备图纸的阶段应当视为生产的一部分，因此，应当认定为生产。不过在确定侵权人赔偿数额时可比照许诺销售加重处罚。 三、外观设计许诺销售的侵权判定 许诺销售常用的形式是通过传统大众媒体和网络做广告，在商品展销会、展览会中参展，以及商场、商店中的橱窗展示等。根据最高人民法院2001年的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定许诺销售，是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释但目前实务界，无论司法还是行政，产品种类相同或近似仍是判定的外观设计侵权的前提。 判定是否属于同类产品．在审判实践中主要有三种观点：一是采用专利局的授权标准，即单纯按照《国际外观设计分类表》作为依据；二是完全不考虑《国际外观设计分类表》中有关产品分类的依据，而是依照产品的性能、用途、原料、形状以及消费渠道等综合因素来判断；三是虽不以《国际外观设计分类表》为依据，但加以参照，同时结合产品的功能、用途、原料、形状以及消费渠道等综合因素来考虑，但功能、用途仍是首要因素，其他的仅是参考因素。事实上，目前我国行政机关（知识产权局）和司法机关基本上都采用第三种方式认定产品的种类是否近似。根据《解释》，认定产品种类是否相同或者相近应当根据外观设计产品的用途，确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素但，目前实务中仍按照“一般消费者”的标准。《解释》第十条，人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。。需要明确的是，这里的“消费者”的概念不同于《消费者权益保护法》规定的“消费者”概念，后者是指“为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务，但却将其等同于一般消费者是不合适的。 3、外观设计相同或相似认定的标准——照片或图片，设计要点 《解释》第八条在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。 增减；（５） 其区别在于互为镜像对称。 需要注意的是，外观设计许诺销售侵权行为和销售、生产侵权行为有一点是不同的。即，如果被控侵权产品仅仅在样本册、网页上许诺销售产品，一般不能完全显示产品的各个角度，这种情况下，笔者认为只要从许诺销售图片上展示的角度可以看出被控侵权产品与专利产品的图片构成相同或相似即构成侵权，而无需要求和专利视图数量相同或角度完全一致。被控侵权人很可能会辩称，甚至拿出产品说明，其产品的其他角度视图与专利产品不同，笔者认为，其之所以展示与专利产品相同或相似的视图，正是因为该视图对于购买者会产生实质的影响。根据笔者的经验，被控侵权人一般会以主视图作为展示视图。当然，如果被控侵权人展示的图片和专利产品的设计要点相同或相似，则即使其他部分有细微区别，也应构成侵权。 四、外观设计专利许诺销售侵权数额的赔偿 外观设计许诺销售侵权的起诉一般有三种情况，一种是侵权人销售、生产侵权产品，同时又有许诺销售行为；一种是侵权人销售或生产侵权产品，同时又有许诺销售行为的；第三种是单独的许诺销售侵权行为。2009年10月1日以后，专利权人可以单