由维多莉亚的秘密一案看商标淡化-司法新声.docVIP

由美國法上判例看商標淡化之進展一、前言 傳統美國商標法認為商標的功能在於免於消費者對於特定商品之來源混淆。因此早期美國法院對於商標的保護通常作限解釋，認為是否成立商標侵權的一個判斷要件在於，行為人必須有引起消費者對商品來源的混淆（onsumer confusion）之虞，也因此，對於不的產品間，因為引起來源混淆，自然無法受到商標權的保障。 例如Coca-Cola）的商標，或如美國知名的居家節目主持人「瑪莎史都華」（Martha Stewart）的商標用在寢具、家飾產品上的價值均不菲。因為商標有時會成為消費者的一種身份象徵（如Chanel），有時可以提昇產品的銷售與市場佔有率（如打上Sony品牌的電子產品），有時更可以減少推廣新產品的費用，因此商標的價值絕不僅止於避免混淆而已。因此之故，在資訊發達且商業市場交易逐漸熱絡出現了許多非近似商品間的商標利用行為；例如將知名麥當勞速食業的「M」標章使用在非食品業的服飾上，或將石化業的「台塑」使用在皮帶上，或將金融業的「花旗」使用在食品上等行為，利用他人已建立起某種商譽的商標使消費者能夠聯想到自己的產品也具有相同商譽的一種搭便車的行為。在這種情況下，由於商標權人的產品與使用人的產品種類截然不同，縱使有藉商標權人的著名商標來推銷自己默默無聞的產品，尚不至於使消費者產生混淆產品出處的誤解，因此無法用傳統的商標侵權觀念來加以排除。但無疑地，若使用人生產的品品質低劣，或使用人本身信譽不佳，一定會對著名商標產品造成一種負面損害，有可能減低著名商標產品銷售量，最終破壞著名商標權人對於商標的投資。因此，為了遏制這種不勞而獲的“搭便車”行為，出現了商標淡化 (Dilution)的理論。 二、聯邦商標反淡化法Federal Trademark Dilution Act, FTDA） 美國國會為避免前述搭便車行為影響商業市場的公平性，遂於1995年通過FTDA修正案。根據該法案內容，著名商標權人有權請求法院對於使用人在非近似商品上使用著名商標或其他近似標誌時，核發禁制令(njunction)。famous）商標，蓋被利用之商標若非著名商標，即不會有使人產生聯想進而影響商譽之虞，自無「淡化」可能。 被告使用的行為必須減損該著名商標的顯著性，亦即使其識別性變得模糊（blurring），或污損（tarnish）該商標聲譽，，商標權人和使用人間是否存在競爭關係，或二商品來源是否導致消費者混淆、錯誤或詐欺等，均非所問。 然而在實務上的運作下，許多商標在被淡化的侵害下，仍無法受到應有的保護，究其原因 FTDA忽略了，除了著名商標外，特殊（unique）標章，例如耐吉運動產品所使用的“Just Do It”一詞，也有可能受到識別性減損或有商譽污損之可能。「著名」的要件也使得 “一般消費者不會注意到的商標”排除適用，造成商標權人在尋求法院協助時，必須先就消費者 “認知商標的程度”、“商標固有以及取得之識別程度”、“商標使用期間以及有效期間”，甚至“廣告與公眾週知的有效期間及存續期間”等事實提出證明，待證明商標為消費者所熟知，且該商標仍在使用中後，法院才會進一步考慮有無淡化的結果。 FTDA條文僅概述“lessening”一詞，過於抽象未就形成淡化加以規範，以致於法院時考量的是雙方產品間有無可資區別的特色；有則將「淡化」行為與商標侵權連結，使用人的產品是否會造成消費者「實際混淆」（actual confusion)；有則傾向鼓勵商標所有人對於可能的商標侵權人提起警覺，必須積極對潛在淡化者主張權利一旦商標權人怠忽保護商標時，可能會受到不利判決，其結果自然造成商標權人四處奔波使得許多已經投入大量資金打響知名度的著名商標，仍然得不到應有的保護。因為法院的紛歧。 第二巡迴法院 - Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir.1999)： 背景：Pepperidge Farm 註冊 GOLDFISH 商標後利用GOLDFISH 商標推出金魚形狀的基本餅乾系列，並將這種強烈印象產品運用到不同口味、尺寸以及混合商品上，使得Pepperidge Farm金魚餅乾對消費群而言，已經逐漸成為知名商品。Nabisco 繼Pepperidge Farm推出金魚餅乾之後，也推出一系列造型餅乾，其中包括魚形餅乾。Nabisco未免侵害Pepperidge Farm商標權之虞，遂提起確認之訴（Declaratory Action），請求法院確認Nabisco魚餅乾新產品並未侵害 Pepperidge Farm的GOLDFISH 商標。 法院判斷：第二巡迴法院在Nabisco一案中列出了判斷是否構成商標淡化的10個因素：(1)原告商標是否顯著； (2)雙方使用的商標有無相似性； (3) 雙方產