专利权撤销与权利金的返还.PDF

專利權撤銷與權利金的返還 作者：賴文智律師 最近更新日期2001/05/21 專利權是一種很特殊的權利，當發明人將其發明申請專利權，而國家經過實 1 質的審查程序 ，認為該發明符合專利法上規定的三個要件—實用性、新穎性、 進步性的時候，國家就會賦予該發明強大的專利權，可以排除所有其他人從事該 專利權專利範圍內任何利用行為。 然而，因應專利權這種強大的排他權利，其他人相對的負有不侵害專利權的 義務，為了避免不應給予專利的技術行使專利權的結果造成對社會活動的不當限 制。除了主管機關的實質審查作為第一層的檢驗程序外，專利法另外設計專利的 異議和舉發制度。 所謂專利的異議，是指專利申請案在公告期間內，任何人認為專利核准不當 時，可以向主管機關提出異議。主管機關必須就該專利再次進行審查，審查的結 果如果是有不應給予專利的情形，就會撤銷核准專利的審定，發明人無法取得專 利權。由於只要在公告期間內有人提出異議，專利權就無法公告確定，因此，這 個制度常被用來阻止競爭對手快速取得專利權，也引起許多學者的批評。 而專利的舉發則是在給予專利權之後，由舉發人向主管機關提出舉發，主管 機關一樣必須就被舉發的專利權進行審查，審查的結果如果是有不應給予專利的 情形，主管機關就會撤銷專利權。因此，在專利權利金追索的案件中，常常發現 你來追索專利權利金，我回過頭來舉發撤銷你的專利權的情形。 從商業的角度來看，對於一個已經取得專利權的技術而言，最重要的就是想 辦法從這個專利技術上把研發的錢賺回來，而方法也很簡單，要不就是自己用， 要不就是讓與或授權給別人用。而在授權給別人使用的情形，就會發生要是專利 權後來被舉發撒銷的時候，授權契約應該要如何處理的問題。 依照專利法第七十四條第二項之規定，「發明專利權經撤銷確定者，專利權 之效力，視為自始即不存在。」從文義上來加以觀察，當專利權被主管機關撤銷 確定的時候，專利權就溯及既往不存在。 從民法的角度來思考，專利權如果不存在的話，專利權授權他人使用自然就 變成給付不可能，而且是從契約締約時就是給付不可能。按照這種邏輯推演，在 2 授權人所擁有的專利權被撤銷的時候，應該依照民法第二百四十六條 有關契約 標的給付不能的規定加以處理。也就是說，專利授權契約會因為自始客觀給付不 能而歸於無效。 1 目前我國專利審查存有外審制，就是將專利申請案是不是符合給予專利權的要件的判斷，委由 學校教授或專業機構人士處理，因為專利審查費用不高，外審委員審查品質無法控制，因此，很 容易導致審查品質不穩定，在經濟部智慧財產局組織條例通過後五年內，將廢除外審制，全部採 內審制，某程度將有助於我國專利審查品質的改進。 2 民法第二百四十六條第一項前段規定：「以不能之給付為契約標的者，其契約為無效。」 而專利授權契約無效的結果，授權人與被授權人間，因為已經缺乏有效的契 約，當事人間保有他方之給付即無法律上的原因。因此，必須依照民法不當得利 的規定，互負返還不當得利義務。 然而，從授權人的角度來觀察，專利權乃是發明人花費一定之努力所創造出 來的成果，且經主管機關實質審查，才取得專利權。而且專利權被撤銷並不代表 專利權人對主管機關為詐欺或是其他違法之行為，通常只是因為主管機關審查能 力不足所致，專利權人本身也是信賴主管機關所賦予的專利權合法正當行使權 利。加以上被授權人在簽訂授權契約時，也應該自行對該專利技術進行評估，因 此，似乎不應將專利權被撤銷之不利益完全由授權人加以承受。 本文以下即試圖跳脫出前述專利權被撤銷後，專利授權契約是屬於給付自始 客觀不能而無效的思考模式，建構出屬於專利權這種特殊權利的運作模式，提供 給讀者另一個思考的方向。 一、專利權在此情形的特殊性 (一)專利權具有高度不確定性 3 4 依照專利法第七十一條 及第七十二條 之規定，經過主管機關實質審查通 過，並公告確定之發明專利權，只要存有第七十一條各款事由，於發明專利權