实践理性的回归从基本概念的视角解读预料不到的技术效果.PDFVIP

  实践理性的回归：从基本概念的视角解读“预料不到的技术 效果”  作者姓名:许波 作者单位: 北京市第一中级人民法院知识产权庭   摘 要 预料不到的技术效果虽然仅为专利创造性审查中的辅助性因素，但其在实践中的作用和 地位却不容忽视，相关争论和分歧也在所难免。现有讨论多聚焦于预料不到技术效果的认定 及其在实践中的适用标准，重在解决实际问题，带有很强的实用主义色彩。本文则另辟蹊径， 从预料不到的技术效果本身及与其相关的基本概念入手，并结合实际案例，分析实践中现存 的误区和模糊地带，探究设置此种创造性评判标准的立法初衷，廓清各自概念的界限，以求 在实际操作中能够真实再现立法目的。 关键词 预料不到的技术效果 有益的技术效果 非显而易见性 对于创造性的审查是专利授权确权过程中最为常见，也是争议最为集中、最为多发的部 分。无论是学界还是实务界，对于创造性判断的讨论可谓百家争鸣、百花齐放，相关研究和 著述也是层出不穷，令人目不暇接。然而，此间研究虽数量庞多，但却少有聚焦于创造性判 断中的某一具体环节及其相关概念的展开，预料不到的技术效果即属于此种情形。见微知著， 法律研究中切不可忽视对基本概念的探讨，唯有对法律概念做到了然于胸，才能避免法律适 用成为空中楼阁、无源之水。本文即试图从预料不到技术效果的概念入手，对专利创造性审   1     查中的基本问题进行重新梳理，探究现象背后的实践理性，以求对专利审查实践有所裨益。 一、预料不到技术效果的概念和作用 预料不到的技术效果属于专利创造性审查上的概念，是指发明1同现有技术相比，其技 术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象2 。 此种界定可以视为评判预料不到技术效果的原则，属于可以普遍适用的基本标准。但是，由 于预料不到的技术效果并非《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）或《中华人民共和 国专利法实施细则》（简称《专利法实施细则》）中的特定概念，而是产生并更多运用于专利 审查实践之中，因此其外延并不周延，理论上似也不应排除在特定技术领域适用特定评判标 准，只要该标准有助于对专利创造性的评判即可。例如在对化合物创造性的判断方面，专利 审查实践中不仅认可预料不到的技术效果可以是对已知化合物的某一已知效果有实质性的 3 改进或提高，也承认可以是在公知常识中没有明确的或不能由常识推论得到的技术效果 。 上述观点不仅在《专利审查指南》中得以明确，而且也在“氨氯地平对映体的拆分”发明专 利无效纠纷案4 中得到了人民法院的认可。 之所以预料不到的技术效果是我国专利创造性审查中不容忽视的因素，是因为对于所属 技术领域的技术人员而言，此种“质”或“量”的变化事先无法预测，或无法通过推理得出， 而技术效果的不可预期性本身即是专利具备创造性的重要因素之一。因此，我国专利行政管 理部门和人民法院均认可，一旦技术方案具备了预料不到的技术效果，则不仅可以印证其进 步性，同时也反映出该技术方案的非显而易见性，从而具备创造性。但尤其需要指出的是， 并非所有专利均要求在技术效果上达到预料不到的程度，即预料不到的技术效果只是技术方 案具备创造性的充分但非必要条件。由此可见，在我国专利创造性审查方面，预料不到的技