关于“修改超范围”的一点想法.docVIP

关于“修改超范围”的一点想法 在专利的审查过程中，特别是对于发明申请而言，很少有不经过修改而被直接授权的情况。另一方面，倘若撰写的新申请未经（实质性）修改（缩小独立权利要求的保护范围）而被直接授权，那么该申请的撰写可能并不是合适的，因为这或许是由于初始撰写的权利要求的保护范围过小才使得无修改授权。但无论如何，审查过程中的修改都显得尤为重要。 对于已提交的发明申请而言，能够修改的时机通常概括为两种，一种是在公开后提实审时或进实审三个月内作出的主动修改，这种主动修改一方面可能是为了扩大或重置原权利要求的保护范围，另一方面可能是根据同族申请的在先审查而预见性地克服可能的缺陷；而另一种修改时机是在答复OA阶段中为克服审查员指出的缺陷或加快审查程序而进行的必要修改。 在上述这些修改中，不论修改的时机与修改的内容，都要遵循专利法33条的规定，即不得超出原始公开范围。 这里指的“不得超出原始公开范围”并不仅仅要求将修改限制在原始公开的范围内，而是更严格地要求所作的修改必须记载在原权利要求和说明书中或可以毫无疑义地从原权利要求和说明书中得出。如果所作的修改超出了上述两个范围，则很可能会被认为是修改超范围。 获得审查员对修改超范围的判断标准不仅能够在提交修改前对所作修改进行预先判断，以有效地建议客户避免被指超范围的问题，还能够在审查员指出修改超范围问题后有效地判断审查员的意见并建议客户如何克服该问题。 对于明显超范围或者所作修改完全记载在原说明书或权利要求书中的这两种情形，显然很容易判断，也很少出现争议。但大多数情形是介于二者之间，既未明确地记载在原说明书或权利要求书中，又似乎是有据可依，能够根据原文记载加上一些推定和分析得出，这种模棱两可的、踩在超范围界线的情况，不断地挑战审查员和代理人的认知能力。 其实，我国专利法对修改超范围的把握是比较严格的，虽然近年来有些适度放宽，但是对于一些有过美国专利申请经验的代理人或客户而言，可能仍然很难理解我国对修改超范围的把握尺度之严格。下面将通过几个简单的示例来阐述我对修改超范围的一些理解。 首先，先来讨论这样一个问题：“是不是得到了说明书的支持就一定不超范围了”。有些人会觉得这是显然的，因为权利要求都得到说明书的支持了，那自然说明书已经完全地记载了该权利要求的技术方案，因而此修改后的权利要求必然不超范围了。 其实这不是绝对的。修改超范围和说明书支持的判断标准有一些重叠，但是二者也有所区别。那么什么情况是修改不超范围但是说明书不支持呢？比如，修改后的权利要求的所有文字都原样地记载在说明书的发明内容部分中，但是，针对该权利要求的技术方案并未在说明书的具体实施方式中详细说明，而本领域技术人员也无法根据自身所了解的公知常识来得出该技术方案，那么该权利要求便可能得不到说明书的支持。更简单地，比如本申请权利要求提出了一个自创术语，而该术语并未在说明书中得到解释和说明，也没有对应的具体实施方式的示例，使得本领域技术人员无法得知其实际所要表达的含义，那么即便该权利要求的所有文字均完全记载在说明书中，也得不到说明书支持。 那么什么情况是得到了说明书支持但是修改超范围呢？ 以金银铜铁为例，说明书记载了某部件可以由金银铜铁制成，基于该记载，在通常情况下，可以认为特征“该部件由金属制成”得到了说明书的支持，因为说明书中已经明确地记载了该部件可由多种具体的有代表性的金属制成，但是若将该特征“该部件由金属制成”添加到权利要求中加以保护，则可能认为此修改超出了原始公开范围，因为此修改将“该部件由除金银铜铁以外的其他金属制成”的技术方案添加到了权利要求的保护范围中。 那么，修改是否超范围的界线究竟在哪里呢，严格意义上说，我认为在于原始公开范围与原始记载范围的区别之处。 原始公开的范围通常理解为：文字记载的内容+直接、毫无疑义确定的内容+合理预测的变型或替代例，而原始记载的范围通常理解为：文字记载的内容+直接、毫无疑义确定的内容。也就是说，即便本领域技术人员能够合理地预测出某一替代性特征，但该替代性特征可能也不应被认为是原始记载的内容，即不允许将这种预测的替代性特征添加到权利要求的保护范围中。 简单地参照下述例1来进行解释： 例1：申请人意图将特征“所述支撑杆接合至所述壳体”添加到权利要求1中，而说明书仅记载了“支撑杆通过螺栓接合至壳体”，在不考虑其他文字记载的情况下，将说明书的具体实施方式中的具体接合方式“通过螺栓”省略的做法往往会被一些审查员认为是修改超范围的，因为修改后的保护范围显然包括了其他接合方式，例如支撑杆通过焊接或粘接的方式接合至壳体，这往往是不允许，尽管这些常规接合方式是本领域技术人员所熟知且很可能并不是本申请的发明点所在。 更进一步地，如上所述，存在修改超范围的情况往往不是获得的范围超出了原始记载范围，而是在权利要求中进