同意、诚实同时使用和其他特殊情况.PDFVIP

2 2 .2 .2 01 9 同意、誠實的同時使用及 其他特殊情況 新法例的應用 凡根據條例第 12 條所載的相對理由而提出的異議 ，即是指申請 註冊的標記與在先商標有所牴觸，或是不公平地利用在先商標或 對其造成損害，則同意、誠實的同時使用情況或其他特殊情況， 可用作推翻該異議 (條例第 12(8)及 13(1)條 ) 。 “在先商標”是指某些已註冊標記或已申請註冊標記，而該標記 具有較早的申請日期或優先權日期，或是在提交申請當日，該標 記已享有聲譽 (相對於已設有業務或實際使用 )而馳名香港 (條例 第 5(1)及 (2)條 ) 。在先商標在註冊期屆滿後的 1 年內，其失效 的註冊仍可供引述 (條例第 5(3)條 ) 。 同意 凡根據條例第 12 條所載的相對理由而提出的異議，即是指申請 註冊的標記與在先商標有所牴觸，或是不公平地利用在先商標或 對其造成損害，只要獲得在先商標擁有人的同意，該異議便可被 推翻 (條例第 12(8)條 ) 。事實上，獲得在先商標擁有人的同意即 香港特別行政區知識產權署 1 商標註冊處 可。縱使涉及相同或相類似的貨品或服務並且在同一市場上出售 或提供，相同或相類以的商標也可因此而註冊。 審查聲稱已獲得在先商標擁有人同意的申請 審查聲稱已獲得在先商標擁有人同意的註冊申請時，須考慮下列 因素：  在先商標擁有人是否已同意申請人在說明 中列出的貨品或 服務的範圍內註冊有關標記 (參閱 Invicta [1992] RPC 541 at 548 一案 ) ？如該項同意只關乎其中某些貨品或服務，申 請人須相應地修訂申請註冊標記的貨品或服務說明。如該項 同意是屬概括性的，其中沒有提到任何貨品或服務，則我們 可以假設該項同意關乎申請人的所有貨品及服務。  如在先商標擁有人同意有關標記的註冊，這項同意在香港是 否適用？只須列 出該申請註冊的標記在香港的申請編號便 已足夠。  在先商標擁有人是否以書面表示同意並在同意書上簽署？ 如在先商標擁有人是一家公司，有否清楚註明該同意書是 由 簽署人代表公司簽署 ？若否 ，簽署人的姓名及身分是否已在 同意書上清楚註明？ 香港特別行政區知識產權署 2 商標註冊處  同意書有否明確地指出申請人的標記？只須列 出該申請註 冊的標記在香港的申請編號便已足夠。  是否屬於無條件的同意？ 如申請人提交與在先商標擁有人達成的共存協議，以推翻根據條 例第 12 條所載的相對理由而提出的異議，則我們會審查有關申 請，如同審查聲稱已獲得在先商標擁有人同意的申請一樣。 經獲得在先商標擁有人的同意／基於共存協議而被接納的申 請，在公布申請被接納時，須註明“獲同意註冊”的字眼及在先 商標的註冊或申請編號。 同意書樣本載於本章附件 1 。 經獲得在先商標擁有人同意的申請的註冊 經獲得在先商標擁有人同意／基於共存協議而提出的申請，須在 註冊時於註冊紀錄冊加入下列批註： “獲同意註冊 ，註冊 /申請編號 [＃]”。 香港特別行政區知識產權署 3 商標註冊處 誠實的同時使用情況 在決定某商標應否基於誠實的同時使用情況而獲准註冊時，須採 用下列兩個階段的分析 (C.S.S Jewellery Company Limited v The Registrar of Trade Marks (HCMP 2602/2008)):- ( 1 ) 申請註冊標記與在先商標是否有誠實的同時使用的情況; ( 2 ) 如 (1)的答案是肯定的 ，經過考慮所有有關情況後，包括公眾 利益，即使就該等貨品或服務而使用該標記相當可能會令公 眾產生混淆 ，是否應行使酌情決定權接納該標記的註冊申請。 在第一階段進行