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浅析对比文件的“充分公开” 作者姓名：杨楷、杨炯 作者单位：中国专利代理（香港）有限公司 【摘要】 “充分公开”是专利法理论中的一个专门术语，虽然该术语并没有直接出现在中国专利 法的具体法条中，但是中国专利法第 26 条第 3 款规定：说明书应当对发明或者实用新 型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准，即要求专利文件 的说明书充分公开该专利。在中国专利实践中，就“充分公开”的讨论一般集中在请求 授予专利权的专利申请或是无效程序中被请求宣告无效的专利，却很少探讨在上述两个 阶段中所引用的对比文件是否满足“充分公开”这一要件，本文结合美国的案例探讨在 中国实践中如何适用对比文件是否“充分公开”、在不同的技术领域或者不同的可专利 性判断（新颖性或创造性）中对于对比文件的“充分公开”是否适用不同的要求。 【关键词】 ◆ 对比文件 ◆ 充分公开 ◆ 美国专利实践 ◆ 中国实务建议 一、序言 中国专利法第26 条第 3 款规定：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说 明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。 关于“能够实现”，《专利审查指南》规定，所属技术领域的技术人员能够实现，是指所 属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术 方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。说明书应当清楚地记载发明或者实 用新型的技术方案，详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式，完整地公开对 于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容，达到所属技术领域的技术人员能 [1] 够实现该发明或者实用新型的程度 。 1 审查员如果有合理的理由质疑发明或者实用新型没有达到充分公开的要求，则应当要求 申请人予以澄清。在实务中，特别是对于化学领域来说，应对审查员所指出的专利申请 “公开不充分”的审查意见，往往需要耗费大量的时间和精力。 但是，在中国专利实践中，就“充分公开”的讨论一般集中在请求授予专利权的申请或 是无效程序中被请求宣告无效的专利（方便起见，在下文中称为“本发明”），很少探讨 在上述两个阶段中所引用的对比文件是否满足“充分公开”。“事实上，不论是在化学领 域，还是其他领域，不论是新颖性审查还是创造性审查，鉴于审查效率、举证成本等因 素，审查员通常不会主动核实对比文件公开充分与否（不排除例外情形）”[2]。 虽然一部分的对比文件本身在审查阶段已经被审查过是否“充分公开”。但是，考虑到： 一部分的对比文件在公开之后未经过实质审查就撤回了申请、实质审查阶段也难免出现 疏漏、特别是在中国实务中审查员越来越多地引用未经过实质审查的实用新型专利作为 对比文件，判断“对比文件的充分公开”渐渐显现出其重要性和必要性。 二、美国相关案例介绍 他山之石，可以攻玉，下面笔者简单地对美国的实践进行介绍。 （一）美国的《专利审查程序手册》 在美国专利实践中，“对比文件是否充分公开、是否能够实施” 已经明确作为判断对比文 件能否用于评价本发明的新颖性的一个考虑因素。美国专利商标局颁布的《专利审查程 序手册》“现有技术被假设为可以操作／实施”规定：当根据对比文件能够明确预期所请 求保护发明的所有要素或者使上述所有要素显而易见时，该对比文件假定为可以操作。 1 一旦发现该对比文件，提供证据反驳该可操作的假定的举证责任则落在申请人身上 [3]。 此外，《专利审查程序手册》第2100章第2121节对于“当可操作性存有疑问时，使用基于 现有技术的反对意见”作出规定：宣称公开 （本发明）的对比文件的公开内容必须提供 请求保护的发明的可实施的技术方案；如果仅仅提及或描述请求保护的发明，不进行过 1 When the reference relied on expressly anticipates or makes obvious all of the elements of the claimed invention, the reference is presumed