“三步法”审查发明专利创造性应对策略.docVIP

论以“三步法”评价创造性的过程中常见的降低创造性的若干手段与应对策略 　　专利申请的创造性高低不仅取决于专利申请的技术内容本身，而且取决于采用的审查方式。创造性是专利申请实质审查的核心条款，实务通常采用“三步法”进行审查。严格贯彻“三步法”的程序性规定和实体性要求，对于客观、公正、准确评价专利申请的创造性具有重要意义。本文重在归纳分析以“三步法”审查专利申请创造性的过程中常见的降低创造性的手段，并据此提出应对策略。 　　一、“三步法”的内容及意义 　　《专利审查指南》规定的“三步法”内容为：确定最接近的现有技术、确定区别特征和实际解决的技术问题以及判断是否显而易见。“三步法”的三个步骤前后相序、逻辑关联，共同构成判断创造性之（突出）实质性特点的基本过程。 　　“三步法”第一步属于事实查明范畴，在相同检索条件下，不同审查员确定的最接近现有技术在大多数情况下较为一致，其客观性强于主观性。第二步、第三步属于价值判断范畴，根据区别特征归结技术问题及判断专利申请是否显而易见，均或多或少会掺杂审查员的主观因素，其主观性强于客观性。由于创造性判断过程中难免出现主观成分，“三步法”是否被正确理解运用，将在一定程度上影响专利申请的创造性程度，严格遵循“三步法”要求，有助于减少评价失衡或错误。 　　二、常见的降低创造性的若干手段 　　专利申请的创造性审查过程因各种原因，容易低估专利申请的创造性高度，导致公众与申请人间的天枰偏向公众一方，甚至出现评价错误，严重损及申请人利益。以下给出运用“三步法”各步骤中常见的降低创造性的手段。 　　（一）对于“确定最接近的现有技术”步骤 　　该步骤作为“三步法”第一步，是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。该步骤运用时常见的降低创造性的手段包括： 　　1、以非“一个技术方案”作为最接近的现有技术 　　该手段包括三个层面，即以非“方案”、非“技术”方案或者非“一个”技术方案作为最接近的现有技术。这三个层面呈现关联递进关系，均将不同程度降低专利申请的创造性。 　　（1）对于以非“方案”作为最接近的现有技术的情形 　　通过检索如不能从对比文件中直接找到与专利申请比较的“最接近”现有技术，通常会以专利申请为蓝本，在对比文件中寻找有关要素组合出一个所谓的“最接近的现有技术”。这种组合的“最接近现有技术”不能称其为“方案”，以该“方案”评价创造性，必定降低专利申请的创造性。原因在于：“方案”这一术语本身意味着其内部各组成元素间以某种方式相互连接、共同作用构成完成整体，其可以解决某方面的问题、实现一定的目的。当现有技术公开一个“方案”时，该方案应具有如下特征：现实性，即该方案已存在于对比文件，而不是基于评价专利申请创造性的需要，按照专利申请的方案临时拼凑对比文件的元素而成；整体性，即该方案以整体方式出现于对比文件的某个位置，而不是散乱地存在于不同内容段；能够解决某方面问题和实现一定目的，即该方案与专利申请的方案以相同意义存在，而不是不解决问题实现某方面的目的的毫无意义的存在。 　　（2）对于以非“技术方案”作为最接近的现有技术的情形 　　对比文件包括专利文献和非专利文献，对于非专利文献，其类别甚多、用途各异，并不能当然作为“技术”方案与专利申请的方案进行比较，即便是专利文献，也应当注意该文献是否属于“技术”方案。因为既然是将对比文件与专利申请进行“对比”，则对比对象之间应当具有可比性，在“三步法”运用过程中，这种“可比性”的最基本要求是确定的“最接近现有技术”应当构成完整的“技术”方案，即：除具有方案本身的意义外，还应当同时具有明确的（或可以明确的）所属技术领域、解决的技术问题和技术效果。当从检索到的所谓最接近现有技术中不能明确或概括地得出其解决的技术问题以及取得的技术效果，说明该“方案”并没有实际的技术意义，与专利申请不具有可比性，不宜作为最接近的现有技术评价创造性，以此评价创造性必定降低专利申请的创造性。 　　（3）对于以非“一个”技术方案作为最接近的现有技术的情形 　　《专利审查指南》规定，最接近的现有技术是现有技术中与要求保护的发明最密切相关的“一个”技术方案。由此可知，不仅用作评判创造性的“基准”应当属于“技术”方案，而且应当是“一个”技术方案，而不能是“多个”。但是，当一篇专利文献存在多个技术方案时，容易出现将几个技术方案结合在一起作为最接近的现有技术的现象。这种做法混淆了“三步法”第一步和第三步的区别，相当于在第一步时已经进行创造性的组合操作，该方式必然降低专利申请的创造性高度。 　　2、超范围理解最接近的对比文件的公开内容 　　通过检索确定最接近的对比文件后，实务的一种做法是根据专利申请的描述从最接近的对比文件记载的内容中提取相关技术内容