抵触申请对单一性的影响-san.doc

抵触申请对单一性的影响 李辉（北京三友） 摘要： 抵触申请是为避免重复授权而规定的一种特殊申请，不应被作为现有技术来评价权利要求的单一性。在进行专利性和单一性的评价时，应注意分别确定各个权利要求或技术方案的现有技术/抵触申请，因为他们有可能是互不相同的。本文还介绍了日本、欧洲、美国专利法中抵触申请和单一性评价的相关规定，通过与中国相关规定的比较试图发现其中的共性和差异，并提出了自己的观点。 关键词：抵触申请 单一性 判断客体 引言 抵触申请作为专利法规定的新颖性判断依据之一，用于在专利申请的实质审查中评价权利要求的新颖性。关于抵触申请的定义以及在新颖性判断时的适用条件，专利法和审查指南中已经给出了明确清楚的规定。 然而，抵触申请作为与“现有技术”相同性质的用来评价新颖性的文件，在权利要求的单一性判断中应该如何适用呢？具体地说，就是当一个独立权利要求因抵触申请而不具有新颖性时，其从属权利要求之间的单一性判断是否要考虑该抵触申请。关于此点，在审查指南中并没有非常直接地予以规定。而在实际案件审查过程中，在审查员以抵触申请为基准提出权利要求的单一性问题时，申请人和/或代理人可能会感觉没有审查规则而无所适从。 问题的关键在于，抵触申请是否以及该如何应用于评价单一性。本文基于中国相关法规，从现有法规的字面解释、抵触申请的定义、抵触申请的设置目的等多个角度进行分析，得出了抵触申请不用于评价单一性的结论。进而，通过对外国的抵触申请与单一性之间关系的相关规定进行对比分析，试图从中发现一些规律和获得借鉴。 一、中国抵触申请对单一性的影响 1、关于抵触申请和单一性的规定 1）抵触申请 专利法第22条：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。 本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。 2）单一性 专利法第31条：（略） 实施细则第34条：可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。 审查指南第二部分第六章：特定技术特征是使发明相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术特征。 2、从现有技术和抵触申请的区分来解释抵触申请对单一性的影响 首先，设定这样一个案例：一件中国专利申请A包括独立权利要求1和分别从属于权利要求1的权利要求2和3，权利要求1包含特征a，权利要求2包含特征b，权利要求3包含特征c，特征b和特征c是相互独立的特征（不是相同或相应的技术特征），另一件中国专利申请B的申请日早于专利申请A而公开日晚于专利申请A，专利申请B公开了权利要求1的技术方案（即特征a）。 在专利申请的审查过程中，经检索发现申请B公开了权利要求1的所有特征（特征a），因此申请B成为抵触申请。因此，现有权利要求1因不具有新颖性已经不能保留，申请人可以在权利要求1中加入附加特征或者将权利要求1删除而将权利要求2和3分别提升为独立权利要求。那么，在后者的情形下，就需要考虑的权利要求2和3之间是否具有单一性。 如上所述，单一性的判断准则是两个权利要求是否具有相对于现有技术具有新颖性和创造性的共同或相应的特定技术特征。因此，这里的单一性对比对象是“现有技术”，而根据专利法第22条的规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术，抵触申请是指申请日在本申请的申请日之前、公开日在本申请的申请日之后的中国申请。 也就是说，现有技术与抵触申请是严格区分的，专利法中的现有技术的定义不包含抵触申请，单一性规定中特定技术特征的判断基准是“现有技术”，而不是所有影响新颖性的文件（现有技术和抵触申请）。或者换个角度，假如最初提交时直接写了两个X和Y，其内容分别对应于（1+权利要求2）和（1+权利要求3），那么会被审查员作为抵触申请吗？X和Y会被认为存在单一性问题吗？第五十四条 (1) 如果一项发明没有构成现有技术的一部分, 其具有新颖性。(2) 所述现有技术应包括在此欧洲专利申请日前通过书面或口头描述、使用或其它任何方式公开的一切内容。(3) 此外, 申请日在(2)中所述日期前并按照条约93在(2)中所述日期或其之后公开的欧洲专利申请内容, 应视为包括在现有技术范围内。 2）单一性 EPC实施细则第44条1款：在欧洲专利申请中要求保护一组发明时，仅当在这些发明之间的技术关系涉及一个或更多个相同或相应特定技术特征时，才满足公约第82条的单一性要求。术语“特定技术特征”应指每个发