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从答复和修改的角度谈文件撰写 作者姓名：商旭东 作者单位：浙江杭州金通专利事务所有限公司 摘要 专利申请文件撰写是专利申请代理中最为重要的工作内容之一，专利文件撰写过程，类似 于是一个不断模拟审查员审查，无效请求人无效，以及竞争对手规避的一个过程。在这个过程 中，代理人换位为审查员、无效请求人、同行业其他企业的相关负责人或代理人，分别从不同 角度，验证申请文件的总体构思及局部细节，消除申请文件中影响专利授权的因素及保护漏洞， 提前设计好，应对策略。本文主要从实审和无效的答复与修改的角度对专利文件撰写过程中应 注意的问题加以粗略的总结，纯属个人经验之谈，但求抛砖引玉。 关键词 申请撰写 文件修改 实审答复 无效答复 层级性 专利制度在中国的发展时间尚短，很多专利申请人（下称申请人）或专利权人对专利保护 的认识尚不充分。对于多数申请人来说，往往是在牵涉到无效或诉讼程序时才会对专利高度重 视起来，此时，申请人不惜重金聘请高水平代理人，以赢得竞争对手。诚然，高超的辩论技巧 可以在同等条件下，为专利权人争取到更有利的结果。然而，很多申请人尚未注意到的是，在 专利申请及保护的后续程序中，代理人可以发挥的余地其实是很小的，没有一份优秀的专利文 件作为基础，再高超的辩论技巧也将事倍功半，正所谓巧妇难为无米之炊。一份优秀的专利申 请文件，才是后续程序中保障专利权人最大利益的可靠保证。那么如何撰写一份优秀的专利申 请文件呢？ 个人认为，专利文件撰写主要包含有两个难点，其一是抓准发明点，确定恰当的保护范围； 做好这一点需要代理人充分理解并准确把握待申请专利的技术方案，同时需要申请人方面的技 术人员的密切配合。其二是为后续程序做充分准备，以使专利文件能够轻松应对后续各种程序， 为保障申请人的利益打造坚实的基础。关于第一点，本文暂不做讨论。关于第二点，诉讼程序 中的情况具有多样性，限于篇幅，亦不便详论，可以留待以后探讨。下面着重从实审及无效的 答复与修改方面讨论撰写一份优秀的专利申请文件，应该注意的问题。 一、严格避免不清楚、未以说明为依据和公开不充分。 1 这三种情况虽然不是撰写难点，而且除第三种情况很少出现外，前两种情况一般都很好解 决，但偶尔也会导致很严重的后果，绝不容许大意。虽然与无效程序相比，在答复实审的过程 中，申请人有着较大的修改余地。但是，根据《专利法》第三十三条规定:“申请人可以对其专 利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新 型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利 要求书记载的范围,对外观设计申请文件的 修改不得超出原图片或者照片表示的范围”。也就 是说，一旦申请递交之后，针对于这一件申请，就再不也不能补入实质性内容了。 如果申请文件中有不清楚的地方，而基于申请时递交的文件内容又无法解释清楚，此时， 为了说明不清楚的地方，势必需要补充解释内容。当补充的解释超出原说明书和权权利要求书 的记载范围，根据三十三条的规定，是不被允许的。如果不清楚的问题在权利要求 1，后果将 非常严重。比如说，代理人在撰写时定义了一个名词表达一种结构，而这个名词不包括在描述 结构的术语中，又刚好没有能清楚表达这个结构的附图，后果就不言而喻了。再比如，文件中 有一个错别字，在文件中用到该字的地方都是错的，比如是用五笔打的，字形不一样，发音也 不一样，要怎么才能根据原始记载的内容确定正确的是什么字呢？因此，代理人或申请人在撰 写申请文件时，最好是为没有把握的特征做出一些额外的说明，确保这些特征所表达的含义是 确切的。 如果权利要求 1 根据发明构思概括了一个较大的保护范围，但是说明书中没有充分的说明 用于支撑之一保护范围，那么，由于法三十三条的限制，申请人在答复审查意见提出的得不到 说明书支持的问题时，只能将保护范围缩小到说明书公开的方案，该方案很可能是一个具体实 施例，显然这将给申请人带来很大的不利。因此，代理人或申请人在撰写工作中，应该尽可能 避免只有一个实施的情况。即使不撰写详细具体的实施例，也应该在说明书中说明大概还有哪 些可行的具体实施方案，并对这些方案做简略说明。 如果说明书公开不充分，根据法三十三条的限制，在答复实审过程中，除了通过