海外收购专利IP风险(因素)识别方法研究.pdfVIP

2014年3月 圜际商务研究 Mar．2014 V01．35NO．196 燃麟㈣撼麟辨删群麟蝴黼糊荆瓣擀獬嘲懒擀捌嘲㈣黼黼躺黼群戳凇黼黼黼群糕麟蛳辩瓣制瓣黼戳幽黼瓣辎i黼黝粼嚣转黼搽黼榭㈣黼黼黜％黼獬瓣獬镕瓣《黼槲㈣獬％洲㈤磊露煳喘蝌荆瓣麟端麟#黼黼黼糍黜蜊群撵㈣端戳黼麟椭雠㈣ 海外收购专利Ⅲ风险(因素)识别方法研究 黄清华 (中国综合开发研究院，广东深圳518036) 摘要：风险识别是风险管理的基础。研究海外收购专ifliP风险(因素)识别方法，为良好的 IP风险管理所必须，对成功的专利收购具有重要意义。本文基于管理实践总结海外 收购专ff]IP风险(因素)识别原理，提出一套“商业目标、系统方法、识别工具和 循证实践”的系统识别方法，以防止对目标企业专ff．]IP风险(因素)识别出现重大 遗漏，确保海外投资的安全。 关键词：海外专利收购；IP风险(因素)；风险识别；风险感知；系统识别 中图分类号：F272 文献标识码：A 海外投资收购专利，不仅可以开拓新的技术领域，促进技术升级改造，减少自 行研发的成本，还可以用于建立一个强大的专利壁垒，预防和控制专利侵权风险， 并通过许可使用收购的专利技术营利。这对于实现中国企业“走出去”的目标，具 有越来越重要的战略意义。 然而，专利收购本身却面临复杂的风险问题，除了所有海外资产收购行为都 为例，①合同金额4，000万元，其中有3，890万元是无形资产，即“地衣芽孢杆菌活菌 胶囊生产技术”的评估价值。公司甲此前没有微生态制剂相关产品的生产经验，希 望通过此次收购进入生物制品领域，提高公司竞争力和盈利能力。公司甲确认，公 司乙的“主要产品地衣芽孢杆菌活菌胶囊市场成熟，使用非常广泛且竞争对手少， 很长一段时间内不会有同类品种获得批准；随着临床认识提高，这个药物的应用前 景看好。”④如果这一判断不准确，就意味着重大经济风险。本案例的“精彩”之处 更在于其法律风险：收购完成后，公司乙被公司丙起诉侵犯其“地衣芽孢杆菌生态 利方法，生产、销售侵权产品“地衣芽孢杆菌胶囊”，要求支付98万元调查和制止 收稿日期：2013-06一14。 作者简介：黄清华，男，法学博士，中国综合开发研究院(中国脑库)特聘研究员，中国政法大学医药法律与伦理研究 中心兼职研究员，研究方向：风险与法律、科技政策与法律、(国际)民商法与知识产权、医改与法治。 ①②详见：陈雅琼．京新药业4000万收购迷雾重重核心专利被告侵权【NJ证券日报，2011-12—21，投资版。 一15— 2014年第2期 费以及1，402万元经济损失。主要依据是，被收购方公司乙所称的“地衣芽孢杆菌生 态制剂的制备方法专利权”在收购完成之日仍属于公司丙，到期日为2012年11月29 日。公司甲花费巨大财力收购的“专利技术”竟然是公司乙正在申请的发明专利。④ 从这一案例可知，海外收购专利的IP风险源于相关国家的法律和国际法框架 下，目标企业专利资产的种类、科技含量及其权属关系——专利的技术特征、经济价 值和战略价值以及专利的权属状况——是所有权还是使用权，是普通使用权还是排他 使用权，专利遭遇侵权的可能性大小，目标企业侵犯他人专利的潜在责任，以及并 购方对专利资产的控制力和消化能力等因素。因此，专利收购的IP风险不仅指法律 风险，还包括技术风险和经济风险(又称商业风险)。 ht 所谓法律风险，是指海外收购专利资产因法律上的权利(ri S)、义务 g 和经济风险是指专