技术问题答案搜索法.docx

“技术问题答案搜索法” 在我公司作为发明专利被驳回后是否复审的判断标准，也作为判断审查意见是否正确的秘密武器，一段时间以来，一直做为公司的独门绝技密而不宣。 前不久，国家专利局某部审查部长前来深圳调研，听取我市企业对创造性评判中现有技术的结合启示的意见和建议，其中在其调查问卷中提到：“关于创造性评判中的现有技术的结合启示，现有规定存在不足和问题，尤其是多篇现有技术结合时对于“技术手段所起作用相同”的要求中，“作用”的内涵和相关的限制条件等方面均缺乏相应解释。”可见，创造性判断三步法中的第（3）步，尤其是其中的第（iii）点，即使对于官方资深人员而言，也是一个难点。另一方面，在专利代理实践工作中，有很多专利代理人在收到审查意见通知中出现“所述区别特征为公知常识”、“所述区别特征为另一份对比文件中批露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同”的语句时，常常会束手无策。因此，我觉得有必要在此分享一下我们的“技术问题答案搜索法”，该方法最大限度地减少了主观性，使判断结果客观而具有说服力，无论用于判断是否复审还是用于和审查员争辩，均能产生出其不意的说服效果。“技术问题答案搜索法”非常简单，其做法如下：在三步法中第（2）步确定了技术问题之后，在第（3）步判断是否有启示时，优先搜索在第（2）步中所确定的技术问题及其答案，而不是去搜索相应区别技术特征；如果搜索该技术问题时，得到了与本发明相同或相似的答案，则应判断有启示；否则，没有直接启示。当然，由于发明实际解决的技术问题是据该区别特征所能达到的技术效果来确定的，也可以直接搜索相关技术效果。上述做法非常简单到令人难以置信，但用这种方法来判断创造性，其准确率之高，也同样高到令人难以置信。这是为什么呢？现试分析原因如下：1、发明专利创造性审查中最容易遇到的错误就是“事后诸葛亮”（国外称为“后见之明”hindsight）。为此，需要把时间回调到专利申请日当天及之前。在专利申请日当天及之前，本领域的普通技术人员在遇到该技术问题后会怎么办呢？它要查找这个问题的解决方案的话，会怎么检索呢？他检索的关键词会是什么呢？答案当然是：他检索的关键词一定只与这个技术问题有关，而不是与该区别技术特征有关，因为在当时这个区别技术特征还没有提出来！作为一个没有创造能力的普通技术人员，他不可能想到这个区别技术特征本身，更不会用这个区别技术特征当关键词来进行检索。而审查员呢？他又什么会用这个区别技术特征当关键词来进行检索？很明显，他是看了这个专利申请文件之后受到启发才知道这个关键词的。因此，用这个区别技术特征当关键词来进行检索并且在检索到相关技术特征后不核实该技术特征是否所能达相应的技术效果、是否能解决发明实际解决的技术问题，其实就可能已犯了“事后诸葛亮”的错误了。2、对于一件有创造性的发明专利而言，在专利申请日当天及之前，除本发明外，现有技术中应当没有任何一个文献中同时记载了该技术问题和用该区别技术特征解决该技术问题的技术方案，但该区别技术特征本身却有可能有大量记载。所以，如果用这个区别技术特征当关键词来进行检索，大多数情况下会检索到大量的对比文件。在很多情况下，审查员凭主观判断，认为在某些提到了该区别技术特征的对比文件中，虽然没有明确提到该技术问题，但该区别技术特征客观上起到了相同的作用，从而做出了“该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同”的结论。那么，这种结论能成立吗？根据我们的实际经验，在这种情况下，90%以上都存在着审查员判断偏差问题(另外的10%是因为出现了间接启示，在应用“技术问题答案搜索法”时，在没有直接启示的情况下，应当继续再判断是否有间接启示)。为什么呢？这个原因要从统计学上来解释。资深审查员和专利代理人都明白，有大量的专利文件都存在一个现象，即：文件中公开了大量的技术特征，但并不是对每个技术特征都详细说明了它解决了什么技术问题，因此很多人就会觉得审查员的所谓“虽然没有明确提到该技术问题，但该区别技术特征客观上起到了相同的作用”似乎是成立的。但是，审查员所检索的是全球几百万件专利数据库和几十种期刊数据库，如果本专利申请真的没创造性，那么即使在一篇或多篇文献中没有同时记载该技术问题和用该区别技术特征，始终总会有一篇文献会同时记载二者的。如果全部文献都是只记载技术特征而未记载技术问题，则可以肯定该技术特征还没有被用于解决该技术问题！这就是局部和整体的区别。审查意见通知中虽然只列举了其中一篇或数篇对比文件，但它代表的却是整个文献库。如果这些对比文件中没有公开，那我们就推定为整个文献库中没有公开，而这正是创造性的体现。因此，审查员的上述说法不能成立。事实上，只要审查员说