商标专题课件201503专题七商标权的运用幻灯片.ppt

专题七：商标权的运用 商标权的转让 商标权的许可 商标权的质押担保 非商标权人的共同课题：尽职调查(due diligence) 商标权利人到底是谁？（劳斯莱斯商标的归属；商标注册证的功能） 商标专用权是否存在？在哪些国家或地区存在？核定使用的商品和服务是什么？ 商标专用权是否存在权利瑕疵？是否存在负担？商标专用权是否存在争议？ 该商标是否存在联合商标、防御商标？是否已作为企业的字号或者域名？ 一、商标权的转让 （一）尽职调查 (due diligence) （二）商标转让的风险控制 推敲合同所有词语、术语的含义，利用定义条款对词语或者术语的含义进行界定 转让标的的界定:商标名称、商标图样、商标注册号、核定使用的商品或者服务项目 转让人的权利瑕疵担保责任：有权处分，不存在不为受让人知晓的负担。 商标法47条恶意的举证责任问题（商标权有效性保证） 商标法第42条义务的落实，违约责任问题 转让注册商标，双方共同申请，商标局核准并公告 针对已受让的商标权的争议案件、侵权案件，转让人的协助义务 商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让 。 防御商标是否一并转让，需慎重。 （三）商标专用权的受让取得 商标专用权的合同取得： 转让协议效力 的判断：依据合同法 商标权的取得：核准+公告 商标转让的原因与商标转让的结果相区分原则 两种特殊的商标转让 （一）商标作为设立公司的出资 1、非注册商标能否作为设立公司的出资 公司法对出资的要求 商标出资的实质 2、以商标出资设立公司的要求 评估作价，核实商标权，不得高估或者低估 依法办理商标权的转移手续 经依法设立的验资机构验资并出具证明 （二）合资企业对中方商标的受让或者接受中方商标的出资 中方低价甚至无偿转让商标 外方利用控股权，封杀中方商标，掌控合资企业与市场 当商标为这两种特殊转让时，需要考虑重要问题有： 需要对该商标保持持续的控制吗？ 如果需要，能够对该商标保持持续的控制吗？ 需要规定受让人对该商标的使用吗？ 需要对受让人使用其他商标作出限制吗？ 二、商标权的许可 案例：王老吉的纷争 “怕上火喝王老吉” “王老吉还有盒装” 王老吉商标和红罐包装装潢是否具有可分离性？ 谁有权继续使用红罐包装装潢？ 情形一：红罐包装装潢为加多宝自行设计并使用。 情形二：红罐包装装潢为广药集团设计并许可加多宝使用。 谁的行为构成不正当竞争? 谁在进行虚假宣传？谁在制造混淆？ 王老吉在许可使用期间积聚的商誉归属？ 对商标许可使用，你有何建议？ （一）商标使用许可的风险 1、许可人的风险 对被许可人使用注册商标的商品或者服务的质量控制不力，妨碍凝结在商标上的商誉的维护 许可合同中制约被许可人条款的可执行性不强，无力抵制被许可人的机会主义 2、被许可人的风险 许可合同中谈判地位的不完全均等 凝结在商标上的商誉归属于许可人，或者许可人撤销许可的被动局面 案例：美国商标HOOTERS的被许可人——美国Hooters公司，花费6000万美元购买该商标。 “随着Hooters公司体系在美国本土及世界各地不断发展，我们认为我们必须拥有这件商标并能完全控制它。因为它已成为我们的命脉。” （二）商标许可合同的主要内容 推敲合同所有词语、术语的含义，利用定义条款对词语或者术语的含义进行界定 转让标的的界定:商标名称、商标图样、商标注册号、核定使用的商品或者服务项目 许可方式：独占许可、排他许可、普通许可 许可范围：地理区域、商品或服务范围、使用的时间 许可使用费的支付：一次总算一次总付、一次总算分期支付、提成支付、提成支付加入门费 商标权的维护：注册续展、应对商标争议、对他人申请的异议、对他人注册商标的争议等 权利瑕疵担保：有权处分，不存在不为受让人知晓的负担 商标法实施细则47条恶意的举证责任问题（保证商标权的有效性难于落实） 积极使用的义务 质量监督 侵害救济 其他：保密义务、税费、争议解决方式、备案、反垄断、违约责任 （三）商标许可的备案 商标使用许可的备案： 许可他人使用其注册商标的，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。 商标使用许可合同备案的效力： 商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。 商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。 备案不是被许可人取得商标许可使用权的依据，而是对抗第三人的依据 几种特殊情况的处理 （一）特许专营 特许专营制度，允许特许权人从其成功中盈利，本身并没有干扰竞争。为使这一制度运转必须满足两个条件： 特许权人必须能够向被特许人传达其技术秘密，并为被特许人提供必要的帮助以使他们能运用这种技术秘密，同时应排除技术秘