涉外贴牌加工侵权问题案例分析-case analysis on infringement of foreign-related oem.docxVIP

引言1978年，中国第一批来料加工工厂在深圳、东莞等地建立，标志着贴牌加工这一新式的生产经营方式在我国兴起。20世纪90年代后，贴牌加工在我国发展迅猛，中国逐步成为“世界工厂”。资料显示，自1996年以来，以贴牌加工为主的加工贸易一直占据着中国对外贸易的“半壁江山”。1服装、家电、消费类电子、照明、玩具、家具等行业的贴牌加工产品越来越普遍。虽然产品附加值低，但不可否认的是，贴牌加工有利于我国企业学习国外先进的企业管理模式以及生产制造技术，提升国际竞争力，同时也有利于国内生产资源以及劳动力的分配。然而，利益与风险并存。贴牌加工，尤其是涉外贴牌加工商标侵权案件时有发生。深圳中院审判的“耐克商标案”，是贴牌牌加工商标侵权案件的典型。法院最终判决西班牙公司、浙江省嘉兴市银兴制衣公司、浙江进出口公司构成共同侵权。我国企业接受境外商标权利人的委托，按照其要求生产加工产品，加贴其与国内注册商标相同或者近似的商标，并将所有产品销往该商标权利人所在的国家，这种情况下是否构成侵权仍旧争议不断。大多数法院依据我国《商标法》第五十二条、《商标法实施条例》第三条，将这种情况作为商标侵权处理，也有法院依据“混淆理论”判定不侵权。实务界对于运用商标法判定侵权是否需要考虑“混淆’的认识不统一是造成不同判决的根本原因。从法律条文字面上看，判定侵权的处理符合法律规定，但同时造成了我国企业陷入侵权违约二选一的两难境地。短期内我国改变不了“世界工厂”的地位，如何认定贴牌加工商标侵权问题对于我国的经济发展有着至关重要的影响。因此，有必要正确认识涉外贴牌加工的商标侵权问题。本文从涉外贴牌加工的概念以及法律性质入手，结合三个不同的案例进行探讨，提出自己的建议，希望能够对中国涉外贴牌加工制度的完善尽绵薄的力量。1李辉，《企业防范定牌加工的商标侵权问题研究》，载《经济与管理》，2007年第1期。1第一章涉外贴牌加工概述第一节贴牌加工的定义及其法律性质贴牌加工(也称定牌加工)，其英文缩写为OEM(OriginalEquipmentManufacturer)，中文直译为原始设备制作厂商。在贴牌加工经营方式下，自然人、法人或者其他组织接受定作人的委托，生产产品并贴付定作人提供的商标，产品交付定作人或者定作人指定的第三人。同时，定作人可以依情况授权加工方销售其加工的产品。为解决实际问题，本文取较为常见的类型，即加工方无权销售加工产品，产品全部交付定作人，加工方不介入产品的设计开发以及销售环节。定作人为了降低生产成本，在行业中寻找能以低成本生产满足其质量要求的企业代其生产产品。例如NIKE公司，其本部仅仅负责产品研发以及品牌推广，产品全部由分布在全球各地的贴牌加工工厂负责完成。从法律性质上看，这样的贴牌加工合同属于承揽合同，而不是商标权许可合同。在贴牌加工中，加工方依据合同约定自行采购或者由定作人提供原材料等，再以其自身的技术、设备和劳动力完成加工工作。定作人在验收并收取工作成果后，向加工方支付报酬。在整个加工过程中，加工方不享有商标的一切权利。加工方将商标贴附于产品上的行为是加工工作中的一个环节，体现的仍旧是定作人的意志，这并不等同于定作人许可加工方使用其商标。在商标许可合同中，被许可人向许可人支付商标使用费后，被许可人通过使用商标所获得的利益归于被许可人自身。而在贴牌加工合同中，加工方不需要向定作人支付费用，且加工方仅仅获得合同约定的加工报酬，而非使用商标所带来的利益。除此之外，加工方交付定作物的行为也不是销售行为。根据我国法律规定，除双方约定之外，定作物的所有权属于定作人，加工方只有在定作人不履行合同约定的情况下，对完成的工作成果享有留置权。而且，加工方交付定作物后取得的是所约定的报酬，而不是出售商品所得到的商品价格。因此，从贴牌加工法律关系中当事人权利义务的内容来看，加工方向委托人2交付定作物的行为不符合销售行为的本质特征，不属于销售行为。2第二节涉外贴牌加工的类型在涉外贴牌加工中，境内加工方依照境外定作人的委托，加工产品、贴付定作人提供的，与国内注册商标权人的商标相同或者近似的商标，并交付产品时，依据定作人是否在境内外拥有商标权可分为：(一)、定作人在国内外均不拥有商标权利。此时，无论最终将加工的产品在境内亦或者是境外销售，均构成侵权。这种类型的定牌加工往往是假冒名牌产品的来源，应当予以严厉的打击。(二)、定作人在境外拥有某一商标权利，并且在国内也是相同注册商标的商标权利人。当定作人在国内也拥有相同商标的商标权时，其在境内委托加工方加工带有此商标的产品显然不侵犯任何人的权利。并且，由于定作人在境外也拥有此商标权利，所以当产品销往定作人所在国时，也不存在商标侵权问题。(三)、定作人在境外拥有某一商标权利，但是在国内定作人不拥有相同注册商标的权利，该商标被第三人持有。在这种情况下