请求提前公开对后续专利申请的影响.docVIP

请求提前公开对后续专利申请的影响 众所周知的是在我国的发明专利申请审查体系中遵循“先公开，后审查”的制度，也即根据中国专利法第三十四条的规定：“国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布”，同时根据该条款的规定：“国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请”，这也就是所谓的“提前公开”。对于国内申请人而言，出于加快审查进度的考虑，请求提前公开的情形相当普遍，但是这种行为有其有利的地方，自然也会有其弊端，对此已经有很多人进行了探讨，笔者在此不再赘述，仅就某些可能被人们所忽视的方面作一简要的讨论。 本国优先权以及PCT国际申请 笔者所提及的容易被人们所忽视的方面就是以某一“在先发明专利申请”作为本国优先权基础，在12个月的期限内再次提交发明专利申请的情形；或者是以此在先申请为优先权基础，在12个月的期限内提交PCT国际申请的情形以及在后续进入主要国家后可能出现的情况；甚至还涉及以在先的“实用新型申请”为优先权基础要求本国优先权或者提交PCT国际申请的情况。 如果在上述情况中，申请人对于在先申请提出了提前公开的请求，那么在形式审查合格后，中国专利局会尽早公开申请文件，这个过程在实践中往往会进行得很快，在很多情况下在12个月的优先权期限内就会作出公开。 在先申请公开之后，无论申请人出于何种考虑，决定要以此在先申请作为优先权基础要求本国优先权而再次提交一个发明专利申请或者是提交PCT国际申请时，就需要注意这种提前公开的行为对后续申请的影响。具体而言，也要大致区分为三种情况。 第一种情况就是在先申请和在后申请的主题完全一致，甚至是所有文本都完全一致，那么在这种情况下，提前公开的行为不会对在后申请造成什么影响。因为按照巴黎公约的规定，在后申请完全可以享有在先申请的权益，在先申请无论公开与否，无论是被谁公开，都不会成为现有技术。当然如果要求了本国优先权，按照中国专利法的相关规定，在先申请就会被视为撤回并且是不可以恢复的，但是这只是涉及重复授权的问题，与在先申请的公开行为是无关的。 第二种情况就是在先申请和在后申请的主题完全不一致，或者说是风马牛不相及，那么在这种情况下，在先申请是否已经公开事实上对于后续的申请也没有什么影响。因为在后申请本身就不应该享有这个优先权，其申请日应当以其自身的物理申请日为准，而在先申请即便已经公开，成为了现有技术，但是由于二者之间根本无关联，也几乎不会对后续申请的新颖性和创造性造成不利冲击。 第三种情况则是比较麻烦的，也就是在先申请和在后申请的主题有部分重合，例如在先申请记载了A主题或者A技术方案，而在后申请要求保护的是A和B两个技术方案，而且这两个技术方案之间有很大的关联性。那么由于B主题或者B技术方案并没有记载在在先申请中，不应该享有优先权，其申请日是以在后申请自身的物理申请日为准，并且由于在先申请已经公开且A和B两个技术方案之间有较强的关联性，那么提前公开的在先申请作为B技术方案的现有技术，就会对B技术方案的创造性产生很不利的影响。与之相反，如果在先申请没有在优先权的12个月期限之内公开，那么就不会有成为现有技术的风险。 还有一种情况也是在先申请和在后申请的主题有部分重合，但是与上述情况略有不同的是，在先申请记载了A主题或者A技术方案，而在后申请要求保护的是A’技术方案，二者之间有重合之处。这种情况在化学领域中是很常见的，例如申请人发明了某种新的化合物，并且用分子式对这种化合物进行了描述，出于抢时间申请专利的目的，申请人提交了一个专利申请，其中描述的只有用分子式表示的这个具体化合物，并且出于加快审查的目的，提出了提前公开请求并很快申请文件就被公开了。此后，申请人在这个具体化合物的基础上做了一定的研究和扩充，将其范围扩充到了具有多个马库什变量或者并列选项的通式化合物，这样保护范围得到了有效的扩大。此时如果申请人想要以在先的那个比较简陋的专利申请作为优先权再次提交一个发明专利申请或者是PCT国际申请，那么所面临的问题就是在先申请会作为现有技术对后续申请造成极大的障碍。因为对于具有多个马库什变量的通式化合物权利要求来说，会被视为大量的单独技术方案的集合，也即大量的具体化合物的集合，其中既涵盖了在先申请中所记载了那一个具体化合物，又涵盖了与之不同的由各个马库什变量组合起来的其他化合物。毫无疑问的是在先申请中所记载的那个具体化合物是可以享有优先权的，而其他化合物由于未记载在在先申请中，可能无法享有优先权，并且由于在先申请的提前公开，已经成为了涉及这些化合物的技术方案的现有技术，无疑会对这些化合物的创造性造成极大的影响。 事实上这个有关化合物的案例是笔者在若干年前遇到的一个真实案例，由于申请人对于专利制度的了解不够和费用原因，在研发出一个新的化合物之后自己撰